日前參加由台大法律學院所舉辦的一場研討會，他們邀請了美國Wang, Hartmann, Gibbs& Cauley, PLC法律事務所的兩位資深律師講演。可能因為光是今年台灣廠商就有好幾場被控侵權判賠鉅額賠償金或是參展產品被扣的事件，所以企業法務都很重視美國專利訴訟的議題，所以這場演講真的是爆滿(當然場地比較小也有關係)，還在會場上面遇到不少認識的朋友。
我覺得這次的研討會內容設計的蠻不錯，因為他們不是講訴訟多困難，賠償金額多高…等恐懼訴求來招攬生意，而是以訴訟律師再打專利侵權官司的角度來進行案例分析以及點出申請專利常犯的錯誤，畢竟預防勝於治療。因為我服務的客戶當中其實有蠻多公司內部並沒有專責的專利工程師編制，專利事務可能由老闆或是研發主管兼任，專利的審稿上面難免會有所疏漏，所以我就簡單羅列當天提到的12項讓訴訟律師抓狂的事，做為大家以後審稿核稿的Check List吧。
#1 specification & Claim 所使用的文字定義不一致
#2 使用到模糊、未定義的文字
#3 拼錯字
前三項都是在講專利說明書，因為專利訴訟牽涉金額龐大，能夠判斷是否侵權的主要依據幾乎都是在專利說明書的文字裡面，所以專利律師懇求發明人，再忙，在專利申請案送件前也要看清楚內容，尤其是Claim權利項，有時真的因為一字之差，成為影響專案的成敗關鍵
#4 放太多前案在背景說明裡面
#5 Festo
#6 申請範圍太小
#7 找不到前案
#8 列出太多共同發明人
律師提醒，有些公司老闆 or 主管很喜歡掛共同發明人，這點要小心。另外因為跟供應商合作開發所產生的發明歸屬專利權的分配等事宜要注意。
#9 沒有列出最佳實施例
有些人會故意不在專利中列出最佳實施例，律師的看法是照規定還是應該要放，但是可以跟其他實施例混在一起
#10 沒有誠實揭露相關前案
這裡是指因為美國有IDS的規範，所以專利申請後到領證前如果相關的專利家族在各國PTO有收到審查官提的Prior art的話，必須要揭露給USPTO。一般會發生的錯誤是企業可能將不同國家的專利申請案交給不同事務所申請，可能因此造成疏漏。因為現在可以透過EPO INPADOC找到專利的家族清單，如果被對肇律師發現這點，而他們可能會利用申請”再審查”的程序看看你的反應(這招蠻利害的)。如果還是沒有補上，對方就會跟法官說你不誠實；如果有補上，這些資料可能就會變成限縮專利範圍的證據。
#11 太晚提出專利申請
律師是說美國是先發明主義，所以商業化公開的話有一年的時間補申請，如果在公開發表一年後才提出申請的話，若是被對方律師找到證據，那專利權可能就不保
#12 忘了附上圖示或是說明書頁