研討會名稱：ATMT專利訴訟的決勝關鍵
主講人：美瑞律師事務所 夏廷康 合夥律師
日期：2009年10月05日 星期一
主辦單位：台灣技術經理人協會
【摘要】
近年來，隨著中國大陸的崛起，愈來愈多的中國企業走向國際化，特別是朝向擁有廣大市場的美國發展。而來自中國大陸製造的產品，因其物美價廉，為美國本土企業及政府帶來極大的挑戰。近幾年美國針對中國大陸企業和產品遏制性的法律行動此起彼落，絕大多數案件屬於智慧財產權訴訟、反不公平競爭及反傾銷等。
美國企業控告外來企業時有所聞，2003年上半年，在美國紐約東區聯邦法院起訴了一訴訟案件：美國萊文頓(Leviton)電器公司控告浙江樂清華美利電器有限公司、浙江樂清亞太開關廠、溫州萬盛電器有限公司及香港沙馬克斯公司等四家公司，控告理由為此四家公司侵犯其美國專利4595894(894專利)，其中樂清亞太開關和香港沙馬克斯於接到訴狀後選擇不應對，而樂清華美利電器及溫州萬盛電器選擇聯合應訴。一般中國大陸企業面對訴訟等事，為了必免除不必要爭議，通常會選擇另起爐灶，故樂清華美利電器於2003年初分離資產至另成立的東正電器，形成了華美利電器和東正電器雙頭對美出口的格局。[1]
根據「長臂法規(long-arm statute)」只要產品賣到該州，或預期產品會賣到該州，則可享有該州政府的法條保護權，故美國州政府有權處理萊文頓電器公司控訴華美利電器侵犯894專利的案件。萊文頓電器公司先以「國貿會(ITC)337條款」進行立案[2]，欲以行政訴訟方式使涉案產品停止進口。此外，萊文頓公司電器公司再利用「聯邦法庭專利訴訟」，對侵權公司索取求償並欲其求饒。
由於2003年7月894專利到期，使得國貿會337調查無法進行，故萊文頓電器公司撤訴。同時，萊文頓在美國馬里蘭州聯邦分區法院起訴上海美好及其美國零售商對其6246558(558專利)等六個專利侵權。2004年1月1日陳伍勝等投資人收購東正電器，使東正電器異主。同年4月萊文頓先後對東正的主要客戶分別於四州聯邦分區法院起訴侵犯其558專利，並隨即向美國國家專利局遞交了10/827093號新專利申請，也對紐約州東區聯邦分區法院要求啟動華美利案。2004年7月東正電器訂立訴訟策略，其要求美方將所有其它相關案件暫停或併案，並請求法庭考慮制止萊文頓電器再加新案。遂於2004年8月2日向美聯邦法院遞交緊急動議介入新墨西哥州案，而新墨西哥州聯邦分區法院批准東正電器介入，並將所有相關案件或集中或暫停。
陳伍勝曾前往萊文頓電器公司尋求和解，但萊文頓電器公司不領情，遂而訴諸馬克曼聽證會，確定558專利的覆蓋範圍。隔年3月8日萊文頓電器公司取得新專利6864766(766專利)，其為558專利的分案，權利要求(claims)依東正電器產品量身打造，隔日向新墨西哥州聯邦分區法院起訴東正等侵犯766專利。於2005年4月萊文頓電器遞交動議要求聯邦法院將558案和766案合併。而東正電器則拒絕兩案合併，並要求美國國家專利局重審766專利，發現萊文頓電器未通報國家專利局558案正進行訴訟，認為其有不當行為的嫌疑。
558案的馬克曼命令下達後，通領科技向新墨西哥州聯邦分區法院遞交558案不審就判的動議，同年766專利進行馬克曼命令，法官全盤接受通領科技對766專利無效的解釋，並正式判定通領科技不侵犯558專利。萊文頓電器要求和解，為這場官司劃下完美的句點。目前通領科技擁有世界最大的GFCI製造能力。
【心得】
在國際化的社會中，各國的製造業者往往尋求出口產品以獲取更多的利潤。然而，被出口國的本土企業面臨這些外來企業的產品的競爭，其在極大化利潤的策略上備受挑戰。因此，本土企業無所不用其極，想盡辦法使這些國外企業的產品無法順利的進入本國銷售，而法律途徑是最好的手段，故企業進行國際化的同時，也必需對地主國的法律環境有所了解，在對手採取攻擊的姿態時，巧妙的避開是最佳的策略，若一定要正面迎戰時，了解當地法制規定，則可以運用法律贏得官司。
專利訴訟是常在美國上演的一齣戲碼，尤其是中國大陸產品出口至美國，對其本土企業造成一大威脅。「馬克曼聽證會」在專利訴訟案上是一個關鍵點，以上述的例子來看，案例的決勝關鍵就是馬克曼聽證會，藉由馬克曼聽證會來界定並確定專利的涵蓋範圍。訴訟之初，兩造雙方進行專利範圍的攻防，法院則是針對有疑議的部份來定義其範圍，並下達馬克曼命令，訴訟中的案件則是依馬克曼命令來判定是否侵權，上例中中國公司最後被認定並無侵權。
隨著人類創新的技術發展，專利也成為重要的保護機制，企業也可以透過這些專利技術獲利，但一不小心觸及他人的專利範圍，則會面臨進法院及打官司的壓力，故企業除應小心因應之外，也需了解專利訴訟的法律程序及法規內容，較可保護自身的權益。
Linda Lin