這幾年專利組合貨幣化(Patent Portfolio Monetization,又譯「專利組合運營」),一直是個熱門的議題,但是許多 inHouse 企業專利我部門工作的朋友們礙於資源限制,日常工作重心只能夠放在繁複的專利申請流程,而未能在能夠產生實質收益的專利運營工作上投入足夠的心力,所以年度績效考核時通常只能提出幫公司省了多少錢,而不太容易提得出幫公司創造多少價值。
專利組合貨幣化到底是什麼呢?簡單地說就是透過出售或授權許可將專利組合變成現金。而變現過程最重要的工作就是識別專利價值,並向買方和合作夥伴證明專利確實有此價值。這可以是一次性的工作,但若能建立一套可重複的標準化流程,帶來穩定的收益來源,對公司的效益才是最大。
專利還原工程的領導廠商TechInsights的高級副總裁Mike McLean在A Repeatable Approach To Portfolio Monetization曾經發表一文分享如何為企業專利組合建立長期持續的貨幣化與評價計畫,我們摘要如下。
1. 專利貨幣化的甜蜜點
在審查使用證據(EoU)時,圖1的四個象限可以幫助識別適合貨幣化的專利。橫向與縱向座標分別衡量專利是否被現有產品使用,以及可能用途的可驗證性,每個專利都可歸入其中一個象限,左上象限中的專利是有被使用且可驗證的專利,是專利貨幣化的理想目標,不過,一般專利組合通常只有2%-5%的專利會落在這個象限。
2. 資料分析主導專利挖掘
組織所屬類別決定他們要從何處開始挖掘可貨幣化的專利,在專利挖掘過程,首先要建立初步的專利組合(Patent Portfolio),關鍵在根據公司業務將所擁有的專利區分成多個子群組。值得注意的是,在初步資料分析階段,也應該要有領域專家參與專利分群的過程,因為有些商用的專利資料庫已經具備可自動化分群的功能,但卻不一定能精確掌握專利與特定業務相關程度。建議由領域專家確定分群項目之後,再用自動工具將專利歸入不同群組。
分類完成後,每個業務相關領域的專利數量便一目了然,據此可以確認存在商業價值的領域:
- 專利覆蓋充足:既有產品也有相關專利的領域。這些領域的專利可在貨幣化計畫中作為防禦或攻擊之用,端視組織目標而定。
- 專利覆蓋不足:有產品但沒有專利的領域。公司可收購或開發這些領域的專利以提高對抗外界攻擊的能力,同時保護組織的智慧財產。
- 專利覆蓋過多:有專利但沒有產品的領域。專利覆蓋過多的領域往往是專利貨幣化的天堂,賦予公司交叉授權機會或專利主張能力。
- 空白領域:既無產品也沒專利,這是公司未來可以發展的領域。
3. 領域專家主導專利評估
資料分析主導的挖掘工作結束之後,合適的專利子集便可交由領域專家評估專利強度與可執行性。貨幣化過程想要產出最具價值的結果,領域專家的參與不可或缺,因為他們了解技術、市場、產品,再者,未來在專利在法庭上或談判桌上的攻防都是由人進行,因此及早導入人的觀點是很重要的。
4. 可執行性的評估標準
- (1) 市場上有無產品或服務使用此專利技術?
- (2) 能否蒐集使用證據(Evidence of Use; EoU)作為啟動談判之用?
許多專利賣家以為只要將想要出售的專利清單拿出來,就叫做專利貨幣化。但是對於專利的買家而言,以上這兩點其實決定是否購買專利,或是說專利貨幣化是否成功的決定性因素。
此外還有3個可以增加價值的附加標準:
- (1) 新穎性:此專利是否與先前的專利有相似?是否會出現有效性的質疑?
- (2) 技術影響:此發明是小改良還是革命性突破?產品不用此專利還能提供相同功能嗎?也就是是否容易迴避設計(Design Around)
- (3) 商業影響:專利相關產品現在還是未來可以帶來營收?這對可能的授權許可機會有重大影響嗎?
5. 暴露分析
此階段要開始利用現有資料驗證領域專家的意見,資料來源依產品與公司而定,可能包括產品文獻、資料表、使用者指南、維修手冊、相關技術標準等等,這些資料可以進一步評估成功可能性,而後才進入詳細的侵權分析。
6. 侵權分析
暴露分析完成之後,就可開始製作專利侵權對照表(Claim Chart)或使用證據包。
圖說:根據669專利權利項所做的Claim Chart (示意, 並非原文圖示)
務必了解何種資料可為請求項要件提供最好的佐證,例如,專利涉及的製造方法、電路設計、軟體設計、機械組成部分、化學成分等等。請求項的具體細節和技術細節將決定需要的調查類型,以及用來收集資訊的工具,以在談判或訴訟中證明每個請求項要件的存在。
新聚能在2016年也曾報導,根據專利市場調查報告,該報告指出賣方提供侵權對照表 (Claim Charts) 的專利交易,售價平均高出34%,成交機率也高出41%。
7. 專利組合規模愈大,結果愈好
進行貨幣化時,組織通常希望將整群專利,而非個別專利,打包授權或出售。一般而言,整個專利組合或部分專利組合成功授權出去的機會高很多。同樣的,出售資產時,大的專利家族(包含數百或數千件專利)的賣相也比小專利家族好。這也是我們常常看到許多NPE公司會利用美國專利的分割案、接續案等申請技巧,擴充專利家族或是專利組合的原因。
8. 長期貨幣化計畫的價值
主動定期評估專利組合的貨幣化潛力有許多好處:
- 掌握市場動態:持續蒐集競爭情報,了解重點領域的產品銷售和技術實施狀況
- 準備:做好專利分類,有助因應眼前情勢快速識別相關資產
- 關注價值:評估專利組合中的每件專利,有助識別能在貨幣化計畫中創造價值的資產
- 調整以獲得更大成功:定期獲得授權團隊的回饋意見,據此調整貨幣化計畫,以確保請求項的撰寫更易取得證據支持並在這些領域獲得更大成功;
- 調整以解決問題:從定期回饋了解有無不斷出現的有效性問題,以利持續調整貨幣化計畫
- 策略性專利申請:隨著貨幣化計畫的演進與專利組合的成熟,開始進入策略性專利申請階段,可以確保專利確實適合並能支持貨幣化計畫
- 請求項修正:持續性的措施可以獲得更多資訊,以利修正請求項,使貨幣化活動獲得持續的成功
以上是Mike McLean先生所建議的專利貨幣化專案的流程。而新聚能也建議inHouse企業工作的朋友可以將年度或是幾年一度的專利組合管理或是專利盤點的工作,打散在每個既甚至每月在評估專利是否繼續維護時一併考量。
透過專案流程的執行,企業組織可以有逐漸累積資訊,作為淘汰不良(無長期價值、不容易執行、可能會被無效)的專利,或是補強有貨幣化潛力的專利組合。讓有限的部門預算發揮最大的效益。
如果貴公司也想將過去所積累的專利拿來運營,進行專利貨幣化,卻又不知如何開始,也可以參考新聚能針對未來新興技術所製作,結合市場、技術及專利分析的SOTA技術現狀調查服務,作為後續專利運營的基礎資訊,提供各位參考。
參考資料:
A Repeatable Approach To Portfolio Monetization
The Brokered Market in 2015 – Driving Off a Cliff or Just a Detour