JPO標準必要專利授權談判指南重點摘要-3 許可費計算方法

標準必要專利(Standard Essential Patent, SEP)是資通訊產業為推動技術標準化而發展出來的機制,隨著物聯網蓬勃發展,原本主要發生在通訊大廠之間的SEP許可談判,逐漸擴及各行各業需要使用資通訊技術的公司,就連一般中小企業都有可能遇到SEP專利權人要求支付許可費的狀況。

JPO日本專利局為此編寫《標準必要專利許可談判指南》,說明技術使用者在與專利權人談判SEP許可時應該注意的重點以及許可費的計算方式。前兩週我們分別討論了善意與談判的效率。

JPO標準必要專利授權談判指南重點摘要:1 善意篇

JPO標準必要專利授權談判指南重點摘要:2 效率篇

本篇主題是許可費的計算方法,討論的是許可費要如何計算才算符合FRAND的合理非歧視原則,以及在決定計算方法時需要考慮哪些問題,但不會提供特定費率或許可費金額。

1. 合理的權利金

SEP專利的許可費計算方法如同一般專利,公式如下:

許可費計算基礎x許可費比率

基本方法

兩造在討論許可費算法時,除了爭論計算基礎為何和比率多少之外,計算哪個時點的專利價值也會一大問題。目前的主要論點有二:

(1) SEP專利許可費之計算應著眼於專利技術本身的經濟價值,也就是,許可費應只反映專利在標準獲得市場廣泛採用之前的價值(稱「事前」判斷法)。

(2)「事前」判斷法無法反映專利權人因侵權所受之損害,因此許可費應反映專利在實施當時的價值,加上專利納入標準而創造的價值。

許可費計算基礎

此處的爭點在於應採「最小可銷售專利實施單位」(SSPPU)或「整體市場價值法則」(EMV)。理論上,如果SEP技術只用於特定元件,此元件便是SSPPU,元件價格就會是計算基礎;反之,若SEP技術對整體產品功能有貢獻,可為產品賣點,整體產品的價格便是計算基礎。簡言之,採取SSPPU或EMV端視專利貢獻度而定,不過貢獻度的認定常有爭議,專利權人往往擴大解釋,要求採EMV,而技術使用者傾向限縮解釋,要求採SSPPU。不過,上述兩法並非唯一的計算基礎,重點在於視個案情況採取適當基礎。

許可費比率

決定許可費比率的方法很多,法院判例主要使用兩種:(1) 參考既有的可比較許可(由下而上法);(2) 計算所有SEP對特定標準的貢獻率,再將此比率分配給個別SEP(由上而下法)。實際上,若有可比較許可,參考可比較比率是最直接的做法。不過,這兩種方法並非互斥,有可能同時採取兩種方法計算,以獲得較可靠的比率。

可比較許可存在時

法院判決在判斷許可是否為可比較時,主要考量以下因素:

(1) 許可標的是否為相同或類似專利

(2) 許可是否包含不相關的技術或其他專利

(3) 許可是否有類似結構(如一次性給付或浮動權利金)

(4) 就專屬性而言,許可性質是否相同

(5) 許可是否適用於類似地區(如區域或全球許可)

當可比較許可為相同專利權人持有時,可比較許可的參考價值要視兩者之間許可條件的差異程度而定,差異愈大,參考價值愈低。

當可比較許可為第三人持有時,比較專利權人與該第三人擁有的SEP數量,再乘以由此獲得的比率,即可算出可供參考的比率,不過有時可能要視特定SEP的價值進行調整。

如果相同的技術標準有專利池,這會是個客觀的參考基準,專利權人持有的SEP對標準的貢獻度若高於專利池,許可費比率就可比專利池高些,反之則應低些。

可比較許可不存在時

此時必須計算所有SEP對標準的貢獻率,由此獲得適當的權利金比率,此即由上而下法。採取此法時,所有SEP對標準的貢獻度(標準涵蓋之所有SEP的權利金比率總和),即為許可費比率的上限。

當許多專利權人持有相同標準的SEP時。他們若是個別要求許可費,可能就會有權利金一筆筆疊加的情況,造成實施標準的成本變得過高。由上而下法可訂出權利金比率的上限,因此能有效避免權利金堆疊(royalty stacking)的問題。

除上述之外,決定許可費比率可能需要考量的其他因素還有:同意建議許可費比率的被授權人數、授權性質或範圍、專利的必要性/有效性/侵權、個別專利的價值、談判紀錄等等。

2. 非歧視的許可費

儘管FRAND許可條件必須是非歧視性的,但這並不代表所有潛在被許可人獲得的序可必須是相同的許可費率與金額,而是情況類似的被許可人不得有差別待遇。判斷被許可人是否情況類似,考量因素有標準技術的用途是否相同、被許可人在供應鏈中的位階,以及商業活動的地理範圍。

在物聯網的時代,各種不同產業都會用到ICT領域相同標準的技術。在此情況下,專利權人可能堅持相同標準技術用於不同用途,應採取不同許可費率和金額;而技術使用者可能認為應該不管用途,一律採取相同的許可費率和金額,否則就是違反FRAND原則。根據專利貢獻度決定許可費的做法可有效解決此爭議,即使使用相同標準技術,只要專利對產品的貢獻度因技術用途不同而有差異,適當的FRAND許可費也就可能不同。

3. 其他

支付許可費的方法有好幾種,應視情況選用不同方法。

固定許可費率和固定金額許可費

固定許可費率的做法,必須隨時掌握產品的價格,但價格會隨市場情況波動,執行起來非常複雜。實務上,為了降低這種複雜性,可能採取固定許可費的做法,不管產品價格如何波動,要支付的權利金金額始終不變。然而,儘管此法可使權利金的收取變得相對簡單,但由於產品價格會隨時間逐漸降低,權利金最後可能變成技術使用者的沈重負擔。

一次性給付和浮動許可費

一次性給付的許可費可以避免收不到權利金的風險,並且免除監控技術是否有人使用的負擔,但由於這是固定金額,而且早在技術價值和實際用途確立之前就已付清,因此權利金有可能訂得太高或太低,不符實際價格和用途。

而浮動許可費雖是根據技術的實際用途計算,但因為支付的金額會隨銷售數字變動或技術趨勢改變,而提高或降低,因此可能會有研發投資無法回收的風險。