本月初在「用大數據支援專利全生命週期的營運」高峰會當中，主辦單位邀請到來自日本的Panasonic知識產權管理公司的足立和泰社長分享了Panasonic公司如何將集團的知識產權部門從內部成本中心分拆出來成為一個服務集團以及外部協力廠商的獨立公司。足立社長並提到在這個過程當中，Panasonic知識產權管理公司如何透過知識管理及教育訓練等制度，提高同仁的專業技能以及服務效率，進而幫助集團降低整體的知識產權預算。而這幾年如何計算IP部門的績效以及運營公司過去所積累的IP專利組合資產確實成為企業IP部門主管的重要課題。
近日，我們正好發現一篇由Chawton Innovation Services 公司的Donal O’Connell先生發表關於如何打造一間智慧財產權控股公司一文深入淺出的探討這個議題。所以也簡單摘要給各位參考。
智慧財產權控股公司(IP Holding Comapny)的用途是為一個或多個公司持有智慧財產權，但不一定會生產製造該智慧財產之產品或以之提供服務。在成立智慧財產權控股公司前，最重要的是了解以下問題：
客戶希望用他們的智慧財產權達到什麼目的？其商業環境如何？公司的經營目標是什麼？智慧財產權能給予什麼幫助？若客戶的商業概念具有風險，另行計畫將智慧財產權分開才有其價值。
成立智慧財產權控股公司的常見因素：
一般營業公司可能不希望與智慧財產權授權事業體(Licensing Entity)具侵略性的形象有所瓜葛，將兩者分開有助其公關形象。
部分企業成立智慧財產權控股公司是因為稅務問題，例如將智慧財產權控股公司成立於稅務較優惠的地區。
成立智慧財產權控股公司也可能只是為了行政管理的便利性。舉例來說，大型跨國公司可能在不同或單一國家有許多獨立的部門。假如一個跨國公司的歐洲分支機構在美國取得某項專利，該跨國公司的美國分支機構便無法在不侵犯專利的情况下，在美國運用該項發明。忽視任何專利侵權行為有其法律危險性，即使是來自關係企業的侵權行為亦然；此舉可能造成「不積極捍衛自身專利權益」的法律假設。
因此，許多跨國公司都在稅收優惠的國家或美國稅賦較低的州設立智慧財產權控股公司，繼而將公司所有的智慧財產權出售(意指轉讓或授權)給該智慧財產權控股公司。該智慧財產權控股公司則專營將智慧財產權授權給該跨國公司不同部門或亟需此智慧財產權之第三方的工作。
經濟合作暨發展組織(OECD) 「稅基侵蝕及利潤移轉報告」（BEPS）指南：
要成立智慧財產權控股公司就絕對不能忽視經濟合作暨發展組織(OECD)的 「稅基侵蝕及利潤移轉」（BEPS）指南。OECD在改善各國政府之間的國際稅收合作以打擊國際避稅和逃稅問題上，扮演舉足輕重的角色。目前已有100多個國家同意OECD/G20的「稅基侵蝕及利潤移轉」（BEPS）標準，其司法機構皆承諾貫徹執行該綜合性方案。
此項新規定重要的特點在於強調無形資產。人們逐漸認知到無形資產創造可觀的商業價值。然而，到目前為止，稅務單位或OECD皆尚未對無形資產的使用做出任何定義，也並未制定如何記載無形資產的方針。
智慧財產權與其他無形資產正確與完整的識別、徵稅以及鑑價，是目前國際稅制改革和轉讓定價立法的重要領域之一。
設立智慧財產權控股公司：
成立智慧財產權控股公司有許多重要事項，其中部份事項取決於其背後的理論基礎。若此項業務獨立運作，便需要有管理制度與其專屬的資金；此公司應為獨立事業體，並有自身短期或長期的營運目標。
某些國家對於設立公司有特殊要求，包括董事會結構、雇員人數…等，需特別注意遵守相關規定。
營業公司和智慧財產權控股公司之間可能有業務重疊之處，需特別注意，否則兩間公司可能無法成為各自獨立的個體。
公司治理：
經營智慧財產權控股公司需充分考慮公司治理議題。智慧財產權控股公司就如一般企業，具備專業管理經營、有清楚的業務目標，且可依據相關目標接受評估；它就像所有公司一樣需要商業模式。
設立智慧財產權控股公司的地點：
智慧財產權控股公司應設在哪裡？或者更確切地說，在選擇公司設立地點時應考慮哪些因素？當地稅收情形顯然是需要考慮的重要關鍵。若公司計畫在歐盟實施專利權，智慧財產權控股公司最好也設在歐盟（其中須考量的一項因素，包括德國和英國的訴訟費用擔保問題）。愛爾蘭和盧森堡則因稅收原因而極具吸引力。（我們之前也曾對「智財權與稅務規劃－雙愛爾蘭夾荷蘭三明治」做過報導）
將智慧財產權轉移到持股公司：
另一個重要的任務則與智慧財產權的識別、標籤以及轉移到智慧財產權控股公司相關。若為已註冊之智慧財產權，可以直接將所有權由原擁有者轉讓給新擁有者，並向智慧財產局登記該筆轉讓。部份國家會要求以特定語言進行轉讓登記，部份國家則會收取轉讓記錄手續費用。(近期台灣企業較有名的案例應該就是聯發科將 HEVC 相關的專利移轉至新加坡子公司，並加入 HEVC Advance 聯盟對外授權)
若為未註冊的智慧財產權，首先註冊者可能有其價值性（例如，著作權資料可以在美國註冊），以便釐清權利之歸屬。智慧財產權控股公司應就其持有之全數智慧財產權，創建和維護記錄日誌。
營業公司與智慧財產權控股公司的關係：
營業公司與智慧財產權控股公司之間的關係需經共同協議並訂定。此關係的確切特質，某種程度上取決於兩個事業體之間的分離程度，以及營業公司是否希望隱藏與智慧財產權控股公司之間的關聯。同時，還取決於智慧財產權控股公司的融資模式（但看營業公司是透過一次性付款來建立智慧財產權控股公司、兩者之間定期付款，或由獨立資金成立該智慧財產權控股公司）。
智慧財產權控股公司的資產：
智慧財產權控股公司應該有哪些資產？理論上，智慧財產權控股公司應只擁有智慧財產權資產；它可以進行研發活動，但並非必要。營業公司和智慧財產權控股公司之間最好擁有法律協議，該協議中說明創新和創造性的想法是從營業公司轉移到智慧財產權控股公司，並列出相關的費用。營業公司不能無償將資產轉入智慧財產權控股公司，必須以某種形式取得報酬。智慧財產權公司不一定需要即時支付此報酬，可以透過收入份額的方式給付。總而言之，轉讓行為需為有償交易。
要針對轉讓資產進行鑑價並不容易。若鑑價金額過高，可能導致營業公司需繳納高額稅金；若鑑價金額太低，當智慧財產權控股公司與潜在授權方進行談判時，很難說服對方該筆資產所具備的價值，而對智慧財產權控股公司產生負面影響。
出現全新的智慧財產權資產時，基本過程應與智慧財產權控股公司首次建立時相同，但需再次定義這個過程——此智慧財產權資產在創建時就要轉移、每年轉移一次或有其他的方式？這個定義對潜在授權者來說至關重要，因為他們需要了解相關權益。
智慧財產權授權：
如果智慧財產權控股公司也進行智慧財產權授權？它可以由同一個事業體，或者可以建立其他法律上的事業體來進行授權。若該公司將智慧財產權資產組合劃分群集，也許可將所有欲授權之智慧財產由授權事業體中獨立出來成為待授權的特定群集。營業公司應與智慧財產權管理以及任何授權與訴訟活動保持距離。
另外還要考慮公關和形象問題。基本上要先了解營業公司希望隱藏多少與智慧財產權控股公司之間的關聯，以及當智慧財產權控股公司初成立或進行智慧財產權授權交易時，希望傳達什麼訊息？
要主動，而非被動：
最重要的是，智慧財產權控股公司要積極的管理智慧財產權。關鍵點在於智慧財產權控股公司大部份的智慧財產相關活動，都應由智慧財產權控股公司來處理，而非由營業公司經手。智慧財產權控股公司應積極活動，不能被動。
此外，Donal O’Connell先生特別針對營業秘密的定義與管理提出他的看法及建議：
營業秘密：
在任何智慧財產權投資組合中，營業秘密都是非常重要的部份。不論組織大小或所處產業領域，幾乎每個企業都有其營業秘密，這個說法絕非誇大。
營業秘密可以是一個公式、實施方法、程序、設計、工具、圖案、商業方法或資訊的彙編。營業秘密一般不為人所知或無法被他人合理推論出來；並且可以在競爭中與服務客戶時，為企業帶來經濟上的優勢。
營業秘密的範圍實際上並無限制。因此，營業秘密是指具備以下特徵的資訊：
- 並非同業間或一般公眾普遍知曉或容易取得。
- 賦予其擁有者某種經濟利益。其利益必須具體源自於此資訊為「非眾所周知」的事實，而非僅止於資訊本身的價值。其秘密性需為此資訊帶來具有潛在價值與實際價值的商業價值。
- 擁有者必須對其營業秘密採取合理的保密措施。此「合理性」的定義，可能因特定情形而有所變化。
仔細思考，也許可說每個企業都擁有應被視為營業秘密保護的資產，但許多企業卻未能適當地對其進行保護。
營業秘密雖至關重要，但在企業的智慧財產權資產組合中往往被視為無形。然而，商業秘密也可能是智財資產組合中的至寶。營業秘密是否會被轉入智慧財產權控股公司中？
營業秘密資產管理：
積極管理營業秘密資產究竟是什麼意思？
營業秘密資產管理是關於幫助管理這些資產的政策與程序、步驟與系統，以及教育與管理方法。
千萬不要只是想著保守秘密，這樣是不夠的！
Donal O’Connell先生建議營業秘密資產管理應包含多樣化的要素，如下：
- 制訂營業秘密相關政策
- 設計、開發和安排部署組織內的營業秘密管理方法
- 採用健全且合適的營業秘密資產管理系統來支持此方法
- 對所有員工進行基本智慧財產權培訓時，要包含營業秘密說明
- 發掘整個組織的營業秘密
- 發掘與協力廠商共享的營業秘密
- 發掘屬於協力廠商並委託給公司的營業秘密
- 執行適當的行政、法律和技術保護機制
- 為管理所需，蒐集與營業秘密相關的中繼資料
- 為保護營業秘密，應在公司內部深植保密文化
- 制訂管理架構
無論如何，智慧財產權控股公司都必須展現積極參與上述活動。
結語：
希望這篇短文可以讓大家瞭解，初步建立智慧財產權控股公司及適切並專業地操作這樣的事業體時，需要考慮的政治、金融、文化、技術和法律問題。
參考資料：