專利組合的挑戰
身為企業內部的知識產權(IP)專員,我們常羨慕國外大公司資源充沛,能將一個技術構想包裝成多件專利,形成強大的專利組合。然而,在資源有限的公司中,一個技術構想往往只能申請台灣和美國專利,預算就已用罄,難以進一步擴展。
大廠的專利策略
仔細觀察一些大廠的專利組合,會發現他們不僅是利用優先權擴大專利的地域覆蓋。更巧妙的是,他們善用臨時申請(Provisional)或延續案(CP/CIP)等策略,讓後續申請的專利可以援引先前案的申請日,甚至擴展專利範圍。這使得專利組合更加複雜,增加了對手的不確定性,為訴訟或授權談判創造了更多籌碼和「貨幣價值」。
理解延續案(CP/CIP)的規定並不困難,但將這種專利佈局策略融入日常專利管理實務中卻頗具挑戰性。
IP管理的實務困境
企業內部IP專員日常工作中往往埋首於申請案或答辯案的審稿,以及各種法律期限的應對。在這種情況下,如果收到一件與公司現有專利可能相關的新創意提案,卻沒有被分配給同一位專利工程師處理,或負責人沒有仔細鑑別分析,很可能會被視為重複提案而結束評估。這樣就錯失了將相關案件連結成為專利組合的寶貴機會。
IBM的創新解決方案
面對這個問題,IBM早在2009年就提出了一個創新的解決方案,並申請成為專利 (US8943033B2 System and method for avoiding duplication of effort in drafting documents , 中譯 : 用於避免起草文件中工作重複的系統和方法 )。從名稱就可以很直觀的知道這件專利想要解決的問題。這個專利提到的系統的核心功能是:
- 自動檢測潛在重複:當有人提出新的創意提案時,系統會自動檢查是否與公司已有的專利或申請案存在潛在重疊,並發出警告通知。
- 漸進式資訊披露:考慮到創意提案的機密性,系統採用了漸進式的資訊披露機制。初始階段只提供不涉及機密的標題或摘要信息。如果用戶需要更多細節,可以向原提案人申請更高的權限,檢視披露更多技術內容的欄位。如果原提案人沒有同意,也可以觸發其他流程進行申覆。
- 協作機制:系統允許發明人使用元數據(Metadata)為創新提案添加更多信息,如技術方案的成熟度、完成程度等。甚至可以標記需要專家協助的部分,促進團隊協作。
值得注意的是,IBM自己也運用了專利延續策略,在2014年基於這項2009年的專利又衍生出一件新專利,充分展示了這種策略的實際應用價值。也難怪IBM可以穩坐 USPTO 最多專利權人寶座連續20年。
結論:從避免重複到促進協作
IBM的這項發明給我們的啟示是,專利審查不僅僅是為了避免重複提案,更是為了促進創新協作。如果可以透過資訊系統的協助,讓傳統的層層審查模式轉變為一種更加開放、協作的創新模式。企業將可以更有效地管理和擴展其專利組合,從而在競爭激烈的知識產權領域中佔得先機。
而新聚能 IPServ inHouse 專利管理系統也在近期完成系統更新,除了可以讓管理者在創意提案審查時評估是否准予申請專利、保留為營業秘密或是結案之外,現在還多了將此提案併入正在申請中的專利案件的功能,幫助智財部門更完善的管理公司的專利組合。歡迎致力於建構高價值專利組合的企業IP部門朋友洽詢。