專利的引證資訊對於研究人員來說是一個非常有用的資料,因為透過這個資料,他們可以像找論文資料一樣一直往前回溯,直到這個技術的根源。另外也有學者發現,在有被使用在訴訟上的專利當中,它們被引證的數量也是較一般沒有被拿來訴訟的專利高,所以也以此發展出所謂CI(Citation index)的品質指標。
那麼專利的引證資訊又是怎麼出現的呢? 從專利申請的程序來看,當我們的發明構想轉化成專利的申請案送件到智財局之後,就會排隊分案送給專利審查官進行審查(註:各國智財局依據不同的專利類型會有不同的審查程序規定,例如台灣的新型專利就只有程序審查,而沒有實體審查的程序),而審查官在收到這件專利申請案之後,就會依照當中的權利請求項內容逐項進行前案檢索,確認是否符合可專利性的要件,做為核准或是核駁的依據。以申請歐洲專利為例,在申請日6-8個月後會收到審查官的檢索報告,當中除了檢附引證前案外,亦會列出與該申請案之比對結果,並予以歸類(例如X,Y,..等)。這些資訊就會出現在EPO or Esp@cenet的公開(告)資料當中。除了審查官所找到的引證前案之外,由於美國專利商標局(USPTO)有IDS的程序,要求專利申請人在專利申請後到獲證之前有誠實揭露引證資訊的義務,所以申請人除了自己找到的引證資訊送出之外,如果這項發明構想有專利家族在其他國家的PTO申請,並且收到審查官提供的引證資料的話,為了以後發動訴訟時不會被對肇抓到把柄,通常也是會依規定通知USPTO,所以我們在USPTO的公告資訊當中可以看到這些引證前案的資訊(其中前面有打*號的是由審查官所找到的前案)。除了USPTO跟EP&WO(PCT申請案)有公布這些資訊之外,TIPO自從去年7月新的專利資料庫上線之後,在2008年7月後專利公報也開始揭露此案的專利引證資訊。
沒錯,您會認為這樣的資訊留給學者去探究就好了。不過根據許多次的非正式的調查,我們發現大多數的公司的專利申請都是在產品的研發(或是開發)專案的後期才去申請的,也就是說這件專利申請案其實就是代表了公司某個產品部分(或全部)的功能規格,只是專利工程師把某些在申請專利非必要的元件省略或是予以上位化。所以當審查官依據這件專利申請案找到了相關的前案後,專利工程師除了要在答辯的過程當中去說服委員此案與前案的差異與進步性之外,若這件專利還是屬於有效狀態,則也要開始評估這件專利對於所開發的產品可能的風險為何? 當然,換個角度想,如果您是這件前案專利的申請人,引證專利資訊就變成了審查官在專利資料庫當中留給我們的麵包屑,指引我們發現潛在的侵權對象。所以對於手上擁有相當數量專利的專利權人來說,定期檢視引證資訊,尤其是Foreward Citation,就是管理公司專利組合(Patent Portfolio)的必要工作項目之一。
為了驗證這個方法是否可行,我們挑選了最近瑞軒科技控告日本船井所侵犯的專利US5635995(詳細內容可參考產業資訊室Vizio(瑞軒科技)與Sony訴訟地圖一文),利用WIPS強大的Citation Visualization功能做出下圖,剛好發現SONY有篇專利US7355653在此案的三層引證之後,部份支持了我們的看法,當然這只是一個起點,當我們透過Foreward Citation發現了某家公司我們感興趣的公司,就要更進一步的研究這家公司以及他們生產銷售的產品規格,這個方法會比參加展覽時才去抓侵權有效率的多,成本更是低廉。後續我們將會分析更多的案例,以便提供更佳的專利組合管理(Portfolio Management)的技巧與各位分享。