8/13下午參加台灣技術經理人協會(ATMT)所舉辦的“在美國的專利訴訟實務”講座，台灣技術經理人協會是兼具專業及教育功能之非營利民間組織，並以此架構作為政府、大學、研究機構及產業界對智慧財產管理、技術移轉機制及產業投資評估之溝通橋樑和專業知識交流之管道。同時藉由會員之申請加入制度，扮演協助各大學建立技轉機制和大學、產業界和研究機構智慧財產管理教育訓練以及高科技產業投資評估分析的角色。
這次演講ATMT邀請了美國系德智慧財產律師事務所韓明輝律師，韓律師在美國專業領域中有著豐富經驗及實務見解。而此次講座講題主要為“Recent U.S. Patent Cases and the Changing Patent Landscape”與“Offensive and Defensive Strategy in Patent Litigation”兩個主軸上進行。
韓律師提供了幾個近期美國實際的專利訴訟案例，這幾個案例讓我們了解目前專利訴訟案件有以下四項議題：
1. Means-plus-function claims(權利要求項)：結構撰寫需要更加詳細明確，撰寫人員即使覺得一般從業人員都知道的事，還是需要詳細寫明否則專利屬於無效。
2. Inventorship (發明人)：對於專利申請中的發明人的資格判定上是以對於Claim是否有貢獻，而發明的完成有三項可以判定只要有以下其中一項就算是已經發明了
(1)製造出原型
(2)經過實驗證明
(3)發明寫的非常詳細一目瞭然
3. Claim construction(申請專利範圍界定)：對於專利的範圍做廣義過狹隘的解釋，而其中範圍項目狀態不一定要永久持續，只要能證明在過程中有出現此狀態，就可以對對方提出侵權。
4. Patent subject matter(專利標的物)：專利標的物必須符合以下其中一點
(1)It is tied to a particular machine or apparatus.
(2)It transforms a particular article into a different state or thing.
聽完此實際案例，讓我了解在專利申請時需要注意的項目，並且對於許多細節需要注意不然就算是通過專利申請，但是實際上能夠運用專利的各項權益時反而無法使用，或是更有可能本身的專利無效。
接著介紹The New IP-Intelligent Portfolio(智財組合)，此項智財組合主要是為了讓企業能夠更了解本身或是競爭者的專利，才能達到知彼知己百戰百勝的目的。以往企業常常在專利方面發生以下三件事：
1. 失焦的組合(The Unfocused Portfolio)：太多的組合及太多的專利，導致不是所有的專利都是直接符合支援公司的目標，及專利所花費的維持費用無法獲得同等價值的利益。
2. 無法快速回應(The Rapid Response Problem)：許多的組合都過於龐大，導致當要處理突發性的事件時，無法快速確切的找出專利相關資訊。
3. 內部不一致(The Lost Context Problem)：企業中不同部門運用組合中的專利來訴訟時，未做到互相詢問的步驟，可能導致內部觀念不一致，發生自打嘴巴的情況。
而要設立智財組合就必須要對於企業本身的技術及廠業做好適宜的分類(taxonomy)，再把企業本身的專利以及競爭對手的專利映射到分類中。如此一來任何決策都是根據於企業本身現在情況的智財組合所衡量的，並且能快速的反應出智財組合所面對的機會和風險。現在台灣許多廠商由於經費及成本的考量，往往在專利申請書上沒有寫到重點，導致競爭對手的專利能容易規避掉企業本身所擁有的專利，企業的專利反而形同虛設。
對於專利策略運用上有兩方面可以著手“進攻性評測(Offensive reviews)”及“防禦性評測(Defensive reviews)”，利用這兩方面不管是針對於競爭對手侵權的訴訟，以及預防競爭對手所提出侵權的訴訟都能提早準備及預防，如此不僅能侷限住對手的發展，也能減少傷害的範圍。而這兩種方法有以下四個步驟：
防禦性評測(Defensive reviews)的步驟：
1. Phillips Analysis
2. Parse Limitations
3. Argue in the Alternative
4. Memorialize
進攻性評測(Offensive reviews)的步驟：
1. Offensive Review Target
2. Identify Documentation
3. Search Your Portfolio
4. Present Results
而臺灣企業也需要有正確的觀念導入Intelligent Portfolio(智財組合)及專利策略，徹底了解企業所擁有的專利，並且善用專利這項利器，如此才能應對這個專利逐漸受到重視的時代，並且在競爭中獲得先機。
Tony Chou
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