主題：活用美國專利程序-孫子兵法的應用智慧
主講人：陸筠(Louise)律師、Dariush G. Adli律師
日期：2009年12月10日(四)
主辦單位:博拓智權、台大法律學院(台北場)、清大科法所、技轉中心(新竹場)
活動簡介：http://www.portal-ipr.com/index.php/zw/portal/event
近年來，台灣與美國之間專利訴訟案例頻傳，由於中國人之民族性較為和善，面對外國人咄咄逼人的氣勢，多半中國企業會感到害怕而退縮。近年來，美國於專利法上的修正，對於專利訴訟創造相當有利的態勢。目前美國專利法修正為較有利被告的局勢，尤其是專利復審的機制，更為被告創造有利的格局。
如何使用專利復審達到保護自身安全？首先，必需先確立目標對象為何？若目標對象為競爭者，其目的為將被告逐出市場，此時可以利用專利復審機制，使用拖延戰術，並將成本移轉到對方身上，被告同時使用專利復審機制與訴訟暫時中止，企圖使專利權人之專利過期，可免於被告產品被認定專利侵權的可能，也免除支付權利金的困境。若目標對象為專利蟑螂時，其最害怕所擁有之專利無效，而專利復審為使專利無效之一大利器。
專利復審即使尚未申請，也可以做為談判之工具，因為此動作可明顯表達出被告是有備而來，並非好欺負對象。若被告已經在支付權利金的階段時，在與專利權人談判的過程當中，權利金之給付不要一次付清，最好採取慢慢支付之方式，若一次付清，即使未來專利權人之專利被法院判定無效，則先前已付給專利權人之權利金，也無法取回。
無論如何，被告面對訴訟的情況應採取主動姿態，表現弱勢會使對方覺得更好欺負。美國法律有一套先前禁止令規定，即專利權人若可證明被告之專利無效，且被告有很高的侵權可能性時，可向法院提出先前禁止令，將被告之產品阻擋於美國的大門之外，不可進口至美國國內。因此，被告應積極地尋找有利自身之證據，主張其本身的專利有效性，不讓美國的專利權人霸氣遏止住。當被告意識到專利權人將提出訴訟時，趕緊尋求對外國人較有善之州法院如加州、夏威夷等地，由於其較能公平的處理此類案件，在此提出專利復審申請，較有利於非美國人之專利。
專利復審顧名思義為重新審查專利，申請人可證明專利審查員在第一次審查專利時無考慮此面向即可。專利復審分為單向專利復審及雙向專利復審。單向復審為任何人皆可申請，申請人備齊所有文件交予USPTO，申請人即退出該程序，由專利審查員與專利權人進行答辯；雙向復審為一類訴訟程序，即申請人將文件遞交USPTO後，由被告(申請人)與專利權人進行答辯，在此需考慮禁反言效力(Estoppel effect)，即之前考慮過的先前技藝，不可在之後的訴訟程序再提出。而雙向復審必需為十年之專利才可申請(此一程序僅能適用於申請日為或晚於1999年11月29日的已公告專利)，且專利權人及相關利益人不可提出雙向復審。不論單向專利復審或是雙向專利復審，其被認定無侵權的成功機率相當高，且專利復審最大的好處為可以暫停專利訴訟，使被告於暫停訴訟之期間趁機做產品變更。因此，被告應善加利用此一制度，為本身謀取勝利的可能性。
專利復審之效果為何？由統計資料可發現，單向專利復審於1981年生效後，申請數量逐年升高，在2003後快速攀升；雙向復審之申請數量也逐年提高。由上可知，專利復審之使用情況之高，且應有一定效果。在單向專利復審憑證核發分析中發現，64%案件專利權人之專利被核準專利無效，25%專利權人之專利案件評定為部份更改，11%專利權人之專利案件為專利有效；雙向專利復審憑證核發分析則顯示，70%專利權人之專利案件為專利無效，20%專利權人之專利案件為部份修改，9%專利權人之專利為專利有效。由此可知，不論使用單向專利複審或雙向專利復審，被告申訴成功的機會極高。
就成本而言，專利復審程序平均耗費約2至3萬美元，而法律訴訟則需耗費約200至500萬美元。依是否推定專利有效而言，專利復審無推定專利有效機制，而法律訴訟則有推定專利有效之機制。就審查員經驗而言，專利復審皆為專利審查員執行，其平均皆有17年之審查經驗；法律訴訟之陪審團有技術背景者低於7%。
綜上所述，採取法律訴訟不但費時耗力，且陪審團並非相關領域之專家，對於專利案件的評斷會有失公平，其勝算機率不如使用專利復審來得高。而專利復審機制為被告開啟了擊敗專利權人之大門，尤其對方若為專利蟑螂，更應避免使對方得逞，善用此一新制度，可免除專利蟑螂剝削被告，及取得大量的權利金之惡行。
Linda