國際智慧財產戰略講座
題目：不實專利標示與商標申請人之詐欺行為
主講人：Michael A. Shimokaji
時間：2010/12/9
摘要：
專利流氓主要目的為，利用專利控告各相關產業的公司以獲取收入。舊式的專利流氓是以取得專利權為主，並尋找時機行使專利權，以控告他公司侵權為目的並取得收益，本身並不從事製造或提供勞務；新興的專利流氓經營模式，則是不收購專利，而是以控訴對方產品有不實專利標示，以取得利益。
所謂不實專利標示為任何人以欺騙為目的，在不具有專利權的產品上，標示專利字樣或標示指出該產品具有專利權的任何文字或數字，如專利號及”專利申請中”的字樣。說的更明白些，不實專利標示商品是指產品所表現之技術特徵並不包含在聲稱專利的專利範圍，或是標示於產品上的專利已過期，以欺騙社會大眾為目的之行為。若是被告一方可以證明無欺騙意圖時，可以推翻該不實專利標示的推定，但被告方必需提出證據以證明之，而該證據可以以律師的意見為之，即被告方可請求律師調查是否有詐欺意圖，若律師調查後發現被告並無該意圖，則律師意見可被作為證明文件。實務上，美國法院曾經以”銷毀印有專利文(數)字商品之成本過於昂貴，將影響公司營運”之理由，判決該公司並無詐欺意圖。
提起不實標示訴訟之人可以對被指控有不實標示產品的公司請求損害賠償，提起訴訟之人可以為任何人，不需是專利權人，也不需證明其曾經遭受損害。”每一個”違法行為將處以500美元以下的罰款，該罰款的半數金額歸起訴人所有，另一半則歸美國政府，原告在提告時，則只需支付幾百美金的裁判費。因為此方式可不需取得專利權，也不需證明專利授權事實，且被告一方沒有提起反訴的機會，故新興專利流氓藉由此種方式取得不少的收入，不少美國公司因此受害。
目前美國多數被控訴的公司都是由於其專利已過期，但產品上仍印有專利權相關文字或數字的記載，故若被告為避免成為專利流氓索取利益的對象，最好被標示的產品中至少一技術特徵完全符合專利請求項的內容，且不可有欺騙的意圖，並請求律師的意見，證明該不實標示行為是以正當商業化為目的，非詐欺行為。
在美國申請商標時，申請人若故意就事實的重要部份作出不實陳述(如使用聲明)或資訊遺漏並未告知(如未告知有註冊前案)，則美國專利商標局認定具有詐欺的行為，且該事件情況需較誤解、疏忽、或重大過失者更為嚴重。發生上述情形時，若該商標案件為多個分類的註冊案時，則就詐欺的部份予以取消其分類；若該商標案件為單一分類的註冊案時，則取消整個註冊案。為避免欺騙行為發生，所有在最初申請表格上簽名的人，應確實了解表格中所填寫的內容，並將申請文件交由律師檢查，保存使用證據的記錄文件，才能避免被美國專利商標局認定有詐騙的行為。
編按：目前企業的產品包裝所標示的專利號碼多半是包含在包裝的某個圖檔當中，若是企業可以將所擁有的專利申請資料(專利資料庫)與產品結構表(BOM)整合，一方面可以避免以上風險（當專利過期或是無效時，找出所關連的產品，修正相關的標示，以免下次出貨時誤用），另一方面，並可以利用這個資訊更有效的了解專利權為企業帶來的價值（可結合ERP資訊分析目前公司所擁有的專利權，應用在哪些產品上，這些產品的產值 or 產量為何）。