[小辭典]可專利性檢索(Patentability/Novelty Search)

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圖片:  via Photopin

可專利性檢索又稱新穎性檢索,通常在一個發明構想決定要去申請專利之前進行,以評估這個構想的新穎性以及是否可以順利取得專利,而其效益自然就是提高專利核准率,進而降低專利申請成本。

由於目前各國發明的專利申請若不透過加速審查的機制,從提出申請日到審查委員開始審查所需的時間平均都需要到兩年以上,若專利申請人不在申請之前就對這件發明申請案能否順利取得專利權做較完整的評估,可能會影響到之後使用該專利的產品在後續授權製造等商業化的不確定性。

而可專利性檢索的檢索應該如何進行呢?我們可以參考這份英國專利局的檢索報告範例。從這篇檢索報告當中我們可以看得出來審查委員檢索以及比對的邏輯就是要確認是否有其他的前案資料在此篇專利申請案申請之前,就已經將申請人想要主張的權利範圍Claim公開出來。

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圖說:Search Report Sample

資料來源:UK Patent Office

如果有的話,審查委員就把該篇資料的篇名(標記4)以及段落或圖示(標記6)摘要出來,而審查委員所發現的證據是對應到申請人的哪些請求項(標記9),以及他對此對應關係的判定為何(標記8)。

那麼X 或 Y的意義為何呢?,讀者可以從Categories(標記10)進一步了解,基本上X代表的就是這份前案文獻已經把你想要保護的所有發明點都揭露出來;而Y代表,你所想要申請保護的發明點中有部分已經被揭露在這份前案文獻當中。一般而言,如果在檢索報告中拿到一個X那麼那些對應的權利請求項大概都無法取得專利權。

由於目前各國專利局多以絕對新穎性作為專利準駁的審查標準,所以在進行可專利性檢索的時候,也要記得查詢本國以外的資料,尤其是台灣這幾年每年的專利申請都維持在8萬件左右,但是對岸中國去年的專利申請量就已經超過160萬件,所以如何全面的檢索也很重要,我們也可以從Field of Search(標記3)中了解,審查委員的查詢範圍會包括主要專利局的獲證專利以及早期公開案件資料,也會包括相關領域重要的非專利文獻,檢索工具會搭配使用官方內部的專利資料庫、商業資料庫或是網際網路。

從上述範例當中,我們了解到專利局的審查委員是用什麼樣的方法以及工具進行可專利性檢索,企業在專利申請前進行可專利性檢索的操作方式大致相同,但是不同於專利審查委員發現前案之後只能(或是只會)給出準駁的意見,企業內部若是在研發構想階段就得知有哪些高度相關的前案資訊,其實可以進一步的利用這些資訊評估可市場的可行性或是提前規劃替代方案(迴避設計),效益會遠大於專利送出兩年之後才得到類似的資訊。提供給各位先進參考