從億光與日亞化之LED大戰看digi-patent/s如何應用在日本專利無效的風險控管評測

large_2748259342資料來源:flickr

億光電子工業股份有限公司(簡稱億光)為台灣LED封裝龍頭廠,日前向日本特許廳提出日亞化學工業株式會社(簡稱日亞化)持有的藍光LED專利JP2780691專利無效審判請求,JP2780691發明人之一就是藍光LED之父「中村修二」(請參下圖為JP2780691的書目資料)。日本特許廳已於西元2012年(平成24年)11月12日經審判程序後審決同意億光的主張,確認日亞化JP2780691之專利範圍第1至12項全部無效。這是繼日本特許廳經審判程序後審決同意億光所主張日亞化螢光粉專利JP3503139之專利範圍第1項無效,逼使日亞化針對JP3503139之專利範圍進行限縮。億光對JP2780691與JP3503139二次的主張皆獲得日本特許廳同意,無疑是對億光拓展市佔率注射了一劑強心針。

藍光LED之父中村修二

上述提到的審判程序係設於日本特許廳(請參下圖為日本專利無效審判流程),審判程序概括分成二種功能:其一是為對審査妥當性之判斷(拒絕審定不服審判);另一是為專利範圍有效性之判斷(無效審判);此次億光與日亞化於日本特許聽進行的審判程序即是權利有效性之判斷,對於已取得特許查定之發明專利權(如日亞化於特許聽取得JP2780691發明專利權),任何人均可請求無效審判。

無效審判流程資料來源:經濟部智慧財產局出國報告-專利舉發案之準司法審理程序及智慧財產專業法院制度之研習

為了讓各位更具體的了解透過digi-patent/s在專利無效的操作流程,本文選用專利無效的題材為億光對日亞化JP3503139提起專利無效一案。讀者也可以參考科技政策研究與資訊中心科技產業資訊室,已經整理好的基本資料進一步了解相關背景。

億光何以對日亞化提起專利無效,起因是日亞化對億光的日本客戶立花電子(株式会社立花エレテック)提告侵犯藍光LED專利JP2780691,不過法院以立花電子沒有輸入侵權的系爭產品判日亞化敗訴。但顧慮到日亞化常用此件專利來對其他LED廠發起訴訟,毅然提起專利無效審判程序,此次審決結果也使得億光不再受限於藍光LED專利JP2780691。

digi-patent/s在專利無效的操作流程就從立花電子收到日亞化的警告函開始,警告函當中除了指稱我方的產品侵權之外,是否明確指出對方所稱遭受侵害的專利號碼?有了專利號碼這個資訊,才能進一步的確認發函者是否為專利權人、且具備完整主張權源?所指專利號碼的法律狀態是否有效?下圖是透過digi-patent/s查看JP2780691法律狀態。

特許2780691

點選JP2780691法律狀態就會出現下圖依序是夏普株式会社、豊田合成株式会與億光三家對日亞化的專利無效記錄。早在億光之前就有日本大廠夏普株式会社提出專利異議、以及豊田合成株式会社提出專利無效。不過最後是由億光完成將日亞化藍光LED專利JP2780691專利無效的使命。

夏普株式会社

豊田合成株式会

億光電子工業股份有限公司

若前段所指的警告函判斷都成立,接著就要確認我方產品是否如警告函所述真的侵害到此專利的專利範圍。這個時候就要協同專利部門以及研發部門同仁或是外部顧問進行專利侵權比對的工作。

在這個階段,透過digi-patent/s查看JP2780691專利家族(請參下圖,星號代表JP2780691),進一步找到該案或是該案在其他國家的申請歷程,就可以從申請歷程尋找禁反言證據,透過禁反言的採證可以幫助被告在專利訴訟中提出禁反言的適用做積極的抗辯,就可以適時阻卻原告以均等論進行侵權主張為了讓我方有更多可以縮小對方專利的權利範圍機會。

同族專利

同族專利地圖

除此之外,想辦法找出更多的前案(Prior art),當一家企業以其專利權向競爭對手提起專利侵權訴訟時,競爭對手的立場是要以利益做為考慮因素,且為求生存透過日本特許聽的專利無效審判程序做為反擊,將可迫使此家企業與競爭對手進行談判或授權。

請求人の証拠方法

資料來源:特許電子図書館(Industrial Property Digital Library, IPDL)

備註:

  1. 上圖為JP2780691審決內容所記載的證據,其中,甲第1號證(特開平6-177423)、甲第3號證(特開平6-268259)、甲第7號證(特開平6-268257)的揭露使JP2780691違反日本特許法第29條第1項第3款或/及第29條第2項之規定。
  2. 承1,特許法第29條第1項第3款:是有關新穎性的規定,指該發明在專利申請前已於日本國內,或其他地區公開散佈。發明已於日本國內外公開散佈,不能獲准專利。
  3. 承1,特許法第29條第2項:是有關進步性的規定,指在專利申請前,即使符合第29條第1項之新穎性規定,但在該發明領域中,一個具有通常技術者能輕易達成的發明,不能獲准專利。

我們也用這個結果來測試digi-patent/s的智能檢索功能,看看他能否真的在這關鍵時刻找出近似前案,進而幫助被告方提出專利無效來降低侵權成立風險。由於新穎性或是進步性的判定就是看系爭專利之申請專利範圍保護的文字當中是否全部或是部分出現在前案當中,我們在檢索內容欄位(參見下圖)中輸入JP2780691的摘要或/及專利範圍的文字。並設定最早的申請日作為限制,進行檢索。

智能檢索

檢索之後(參見下圖),會出現經過自然語言分析之後的代表專利,並分析每一篇專利的相似度,依相似度排序後,再點選每一篇專利的公報號即可細看專利內容。

近似專利

由於一事不再理的原則,正式的專利無效檢索我們要先排除系爭專利於申請時審查官已經找到的前案(將前述智能檢索排除特開平6-177423、特開平6-21511、特開平6-260683)。

而為了快速驗證,我們可以使用著錄/全文檢索將不同檢索條件進行合併的動作(請參下圖),很快的篩選發現digi-patent/s結果當中包含億光所提的兩件前案(特開平6-268259、特開平6-268257; 特開平6-177423已被審查官提出不採納)。

書目全文檢索

篩選關鍵詞

從以上驗證,企業在收到警告信函時,的確能夠透過digi-patent/s提供的智能檢索功能得到協助,企業內部人員本身對於技術容易掌握下,再透過專利資料庫工具輔助,檢索之後的精準結果將有助於與外部專業人員討論,大大降低前置作業時間,讓企業更快速擬定訴訟方針,增加談判的籌碼並有效降低訴訟費用的花費。