誰擁有專利?

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圖說: 用MP描繪出Nortel的專利經拍賣後移轉到Rockstar的歷程記錄Timeline

許多情況都需要知道專利權人是誰,像是尋求授權或企業併購的時候,而專利權人資訊正確與否,也可能影響專利統計分析的結果。專利律師Susanne Hantos去年11月在EPO專利資訊會議,針對追蹤專利所有權人可能遭遇的挑戰,發表演講,她指出:「專利註冊系統雖然可以視為所有權資訊的佐證,但它在大部分的國家都無法賦予所有權。」她進一步列出追蹤專利權人的三大問題:

– 專利註冊系統所載並非最新資料

– 企業安排複雜 (併購、協同創新、專利授權)

– 專利註冊系統並未記載專利所有權人的擁有者是誰

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圖說: 以ROCKSTAR CONSORTIUM 在Espacenet搜尋可找到463篇結果, 但透過Relecura查詢Current Assignees為ROCKSTAR CONSORTIUM則可找到2013篇專利申請案(檢索時間2015/2/2)

專利註冊系統所載並非最新資料

並不是每個國家都會要求專利持有人必須向專利局申報所有權變動,有個專利轉讓案例,從轉讓到專利註冊系統出現這筆紀錄,總共耗費了7年的時間。有些國家雖然規定必須申報,但時限卻訂得很寬鬆,專利註冊系統可能要等好幾個月,甚至好幾年,才會出現變動紀錄。唯一的例外是中國,政府規定所有權變動必須登錄於專利註冊系統,才具法律效力。

企業安排複雜

公司可能改名,可能收購其他公司或出售給別人,可能是子公司或協同創新活動的合作夥伴,凡此種種,都會阻礙專利檢索人員找出專利背後真正的擁有人。有些商業資料庫廠商提供企業組織架構圖,可以協助分析特定公司持有的專利,但卻無法反映企業關係的歷史演變,也就無助於掌握完整的專利組合。

專利註冊系統並未記載專利所有權人的擁有者是誰

現在「空殼公司」很多,這種公司沒有實際商業活動,但卻擁有其他商業實體的智財,原因可能是為了規避潛在責任或節稅。例如美國專利收購公司高智發明 (Intellectual Ventures) 在2011年就擁有超過1200家空殼公司,根據加州大學Robin Feldman教授歷經四年的追查結果,高智發明透過這些空殼公司掌握了約8,000件美國專利。

Susanne Hantos最後樂觀指出,現在各國政府都在想方設法,解決專利所有權不透明的問題,像是美國已經在2013年5月立法尋求終結匿名專利。此外,美國專利商標局也於2014年1月提出「所有權歸屬」(attributable owner) 法案,將來一旦付諸實施,未能提出清楚的所有權歸屬資訊者,就必須放棄專利或專利申請。

Susanne Hantos的演講點出使用者為何需要清楚的專利所有權資訊,以及取得這些資訊的困難之處。現在即使是INPADOC法律狀態資料庫提供了專利轉讓資訊,也沒有足夠證據顯示目前的所有權人是誰,更別說被授權人的資訊。使用者如果需要相關資訊進行專利檢索,必須另尋其他管道,例如稅務機關的報稅資料、訴訟請求內容、企業新聞稿、年報,甚至是新聞報導。

也因為專利權人的所有權狀況並非這麼容易取得完整的資料,所以在進行技術交易的盡職調查時,就必須要特別小心,才可以正確的掌握被併購企業的專利組合資產價值以及確保專利權移轉的完整性。提供給各位參考

本文摘譯自EPO 2014年第4季季刊 “Who owns patents?” 一文