Foto Credit:Tech in Asia
金融科技 (Financial Technology, FinTech) 近年來發展蓬勃,行動支付、電子錢包、虛擬貨幣、第三方支付或 P2P 金融,都蘊藏無限商機。為因應趨勢,金管會於去年底成立金融科技辦公室,並且大動作開放銀行投資 FinTech,金融科技產業前景顯然炙手可熱,但是以電腦軟體技術為核心的FinTech新創企業應該保護研發成果,以免遭人剽竊呢?
我們建議FinTech新創企業可以考慮將自己的研發成果採用以下幾種智慧財權來保護:
著作權及營業秘密
由於程式代碼是著作權的保護標的,採用著作權保護對FinTech新創企業有幾項好處:
第一,來著作權法有「法定賠償」(Statutory Damages)的規定,
第二,著作權保護的軟體可以列入實質調查的資產清單,有助新創事業尋求出售、資金、合資或併購。
當然,也建議可以透過SVN或是相關系統來管理軟體代碼的使用權限、版本異動以及簽入簽出時間,以展現公司對核心技術的重視和營業秘密保護程度。
專利權
在專利方面,需要投入的金錢和時間比著作權多,許多 FinTech 公司望之卻步,一旦決定申請專利,FinTech 公司有兩個難題需要解決。
第一,電腦軟體相關發明申請專利的條件相對嚴格,如果只FinTech公司的發明只是單純的資訊顯示方式或是僅利用電腦系統將原本紙本表單的人工作業流程予以網路化,或是做成App,是無法取得專利的,因此強烈建議要與有電腦軟體相關經驗的合格專利師(不只要選所,還要挑專利師或是專利工程師)合作才能確保專利申請範圍具備可專利性,同時控制揭露程度不致威脅公司的商業祕密。
第二,評估產品和服務的哪些軟體技術需要專利保護。評估過程,決策者需要回答兩個問題:
(1) 這項技術應該申請專利保護嗎?
(2) 這項技術還能申請專利保護嗎?
要回答第 (1) 個問題,應該自問如果自己是競爭對手,會想動這項技術任何功能的歪腦筋嗎?答案如果是肯定,就應申請專利保護,答案如果是否定,考慮申請著作權和商業祕密保護即可。接下來面對第 (2) 個問題。由於世界上大部分國家都是採取「絕對新穎性」(absolute novelty)原則,亦即只要申請前已見於刊物、或已公開使用、或已為公眾知悉者,無論國內或國外,皆將喪失新穎性;所以Fintech公司在系統上線之前若沒有考慮到這個因素先申請專利,就有可能造成無法申請專利的窘況。
已經擁有專利的公司也要檢視現有專利是否足夠保護他們目前在市場上銷售的產品和服務,很多專利是在軟體 Alpha或Beta 階段提出申請,等到正式上線階段,軟體往往歷經許多改變,所以公司必須密切注意現有專利申請案或專利是否足以保護到量產階段的軟體,如果保護不夠,可能就要考慮申請新的專利案以擴充專利組合的保護範圍。若有專利家族中有美國案,則可以採用「部分連續案」(a continuation-in-part patent application)處理。
而擁有專利組合的 FinTech 公司又要如何評估專利價值呢?六項考慮因素:
(1) 每件專利或專利申請案是否至少一項專利權利範圍涵蓋軟體技術的至少一部分;
(2) 競爭對手進行迴避設計的難度;
(3) 專利權利範圍的可執行性;
(4) 公司是否應該針對關鍵專利申請案向美國專利審判暨訴願委員會(PTAB)提出策略性訴願(基於維持申請歷史檔案簡潔乾淨的考量,以利日後專利權的執行);
(5) 如果組合中的重要專利發生問題,公司應該採取哪些行動;
(6) 如果公司決定執行專利權,而被告提出舉發,或是在在美國的家族案被要求多方複審 (IPR) 或商業方法專利過渡期複審 (CBM) 的話,專利是否禁得起複審的考驗。
最後 FinTech 公司要做的是定期檢視公司擁有的技術和專利,以利上述各項評估工作的進行。檢視程序應有五個階段:
第一階段:盤點
- 清點公司擁有或授權的 IP,繪製專利家族、商標清單、著作權清單
- 估算專利和著作權組合的申請和維護費用
- 清點涉及核心技術的合約
第二階段:整合。
- 評估公司專利、著作權、商標和商業祕密的優勢和劣勢
- 將專利、著作權、商標和商業祕密納入公司產品服務的整體營運計畫
第三階段:分類
將公司的 IP 分成以下幾類:
- 公司核心技術的著作權
- 公司非核心技術的著作權(亦即授權出去也不影響公司市場)
- 高價值的技術專利和專利申請案(公司競爭優勢所在)
- 值得擁有的技術專利和專利申請案(用於防禦或有助美化公司資產)
- 低價值或無價值的技術專利和專利申請案(可以考慮出售、授權或放棄)
- 公司產品服務的商標
- 公司產品服務不使用或不再使用的商標
第四階段:風險責任。
- 找出三個主要的競爭對手和他們的產品服務
- 針對公司的產品服務進行「自由實施檢索」(Freedom to Operate Search)
第五階段:檢討基礎政策和程序
- 檢討公司的 IP 政策
- 檢討著作權檢視程序
- 檢討專利檢視程序
- 檢討商業祕密檢視程序
以上所述的策略可以幫助 FinTech 公司評估現有政策和程序是否符合市場競爭需求,儘管有些項目不太適合小型公司,但中心概念是一體適用。
若貴公司身處Fintech產業,希望了解更多新聚能IPR智慧財產權管理的服務內容,歡迎各位與我們聯繫
參考資料:
IP Strategies in a Competitive FinTech Marketplace
台灣智慧財產管理規範(Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS)