管控與降低跨國專利費用的12心法

申請專利所費不貲,再加上長達十幾二十年的維護費用,負擔著實不小,如果有心經營完整堅固的專利組合,跨國專利無可避免,這對公司的財務與智財團隊而言,都是非常沈重的負擔。為此,WIPO世界智慧財產權組織特邀專利保護公司Quantify IP的兩位專家分享管控跨國專利費用的訣竅,以下是他們提供的12心法:

  1. 作好功課再決定到哪國申請專利

申請前需要評估的因素很多,諸如市場潛力、未來20年的科技發展、製造中心的地點、競爭對手和他們自己的策略、專利的可執行性等等。最重要的是,考量不同國家的可專利性規定差異,例如,加拿大、歐洲、印度便明定醫療或診斷方法不予專利保護。

  1. 請求項數量影響費用金額

以美國為例,申請超過20個請求項且獨立項超過3個,申請費就會提高。在日本與韓國,審查費與年費均是根據請求項總數決定,在此情況下,申請人或許可以考慮合併多個請求項,或是刪除價值有限以及很可能被拒絕授予專利的請求項。

  1. 選擇電子申請服務

現在許多國家的專利局都已推出電子申請服務,藉此減少探足跡,同時減輕申請人的成本負擔。例如韓國,透過電子方式提出專利申請,費用僅需46,000韓圜,而且不限頁數,若是以書面提出專利申請,費用則需66,000韓圜,而且頁數不得超過20頁。

  1. 控制翻譯費用

三種情況下會產生翻譯費用:向非英語系國家提出專利申請;歐洲專利獲證;獲證歐洲專利在特定EPO歐洲專利局成員國進行生效。集中在英語系國家,或是像拉丁美洲那樣使用相同官方語言的地區申請專利,可以有效管控或降低翻譯費用。此外,如果專利說明書可以精簡表達,或是刪除重複文字,可再多省一些翻譯費用。

  1. 利用WIPO的專利合作條約推遲國家申請費用

WIPO世界智慧財產權組織的PCT專利合作條約可讓申請人在超過150個國家延後繳納提出國家申請的費用,時間長達30個月,從首次提出申請起算。申請人可利用這段時間蒐集資料,從容決定專利申請策略。

  1. 聰明選擇專利檢索與審查機構.

提出PCT國際專利申請需要從22個國際檢索機構(ISA)擇一進行先前技術檢索,以確定申請技術的創新性與進步性。一般都會建議專利申請人根據計畫提出國家階段申請的國家,選擇當地的ISA,舉例而言,如果想要取得歐洲專利,最好選擇EPO進行檢索。此外也很重要的是,各ISA的收費標準不一,價差可能很大,有些會提供折扣。再者,不同ISA製作檢索報告的速度不同,品質也有落差,這是在選擇ISA時需要考量的因素。

  1. 善用快速申請管道

不少國家的專利局都有PPH專利審查高速公路的合作計畫,有助精簡和加快專利申請案的處理過程,因為參與國的專利局可以直接利用其他專利局的審查結果,免除重複作業的麻煩。

  1. 同步提出專利申請與實體審查申請

除非發明需要額外時間測試商業潛力,否則申請人在提出專利申請案時,就應一併提出實體審查申請,部分法律事務所不會因此多收費用,這在沒有簽署參與任何PPH計畫的國家,例如印度,有助節省時間與金錢。

  1. 別忘了修正實質審查的選項

若是選擇MSE修正實質審查途徑,專利局可就其他國家已經授證的專利進行修正實審,通過後即授予專利。例如,馬來西亞承認澳洲、EPO、日本、韓國、英國及美國的對應專利。

  1. 妥善歸檔證明文件

包括買賣契約和優先權證明文件。盡快歸檔這些文件,可免延遲交件帶來的麻煩與費用。

  1. 考慮利用授權降低維護費用

以20年的有效期而言,維護費用預估佔專利整體花費的75%。為了鼓勵授權,白俄羅斯、巴西、捷克、德國、義大利、俄羅斯、英國等約20國明定,申報願將專利授權予第三方的專利申請人,維護費用可享折扣。

  1. 不排斥策略性放棄專利

專利所有權人應持續關注專利價值,一旦專利失去價值,應有放棄專利的準備。策略性放棄專利可以省下大筆維護費用,因為專利壽命愈長,維護費用也會跟著大幅增加。

 

本文編譯自12 ways to manage and reduce global patent costs

圖片來源:WIPO官網