從STC.UNM看如何提高技轉中心專利運營績效

研究機構或者是大專院校的技轉中心要將研究人員的專利對外進行專利許可或者交易通常不是的容易的事。而大專院校為了要進行專利許可,竟然像NPE一樣先購入專利權,再向侵權方提起訴訟更是難以想像的事情。

但是近日由STC.UNM(新墨西哥大學(UNM)的技術轉讓辦公室),對TP-Link所提出的專利訴訟案卻顛覆了我們一般的認知。這也讓我們對於專利運營的本質產生進一步的好奇。

STC.UNM 是在2019年4月12日於 Texas Western District Court 德州西區法院,對 TP-Link 公司提出專利侵權訴訟(6:19-cv-00262),起訴書內容指出 TP-Link 的Wi-Fi網絡適配器(Archer T1U,Archer T4UH,Archer T4U,Archer T2UH和Archer T2U)以及網狀路由器(Deco M9和Deco M5)等支援802.11ac Wi-Fi標準的無線網絡產品侵害了 US8249204US8565326US8265096三件專利 。其中特別的是這三件專利的原始申請人其實是由台灣的ITRI工業技術研究院所申請的。而後在2018年3月7日先移轉到 SINO MATRIX TECHNOLOGY, INC. (中文名稱為方陣科技),同年8月21日再移轉到 STC.UNM 。

從網路資料來看方陣科技成立於1998年,經營團隊中有曾任職於工研院電子所的專家所組成,主要的業務是提供短距離無線通訊領域之射頻、光電和電源等方面專業的積體電路設計、生產服務。所以有這個淵源及專業找上工研院買到這三件專利不讓人意外。但這三件專利竟然只持有不到5個月就轉手出去,並且是移轉 STC.UNM
而後發起這場訴訟,這就有點耐人尋味了。

STC.UNM 部分,雖然是新墨西哥大學的技術轉讓辦公室,但是除了本案對上 TP-Link 公司之外,這10年中竟然也分別對 Intel, LSI, Samsung以及TSMC台積電等公司提出專利訴訟或者是ITC禁令,對於透過訴訟取得許可費的積極態度絲毫不遜於所謂的NPE。

圖說:STC UNM 的美國專利訴訟記錄
資料來源:RPX

是什麼原因讓UNM新墨西哥大學對於專利許可這麼積極呢? 這或許跟美國學校的評鑑有關。根據新墨西哥大學於2017年發佈的一篇報導引用在創新以及社會議題頗負盛名的研究智庫 Milken Institute (中譯:梅肯研究院 ) 所發表的從概念到商業化:技術移轉最佳的大學統計報告中,新墨西哥大學在由專利取得數量,專利許可合約數量,許可費收入和新創企業設立數量等四個分數加權產生的Index Score分數在全美225家大學技轉中心中名列28,相較於2005年時排名在93名可謂是大幅的躍進。

資料來源:新墨西哥大學網站

另外內在動機也很重要,根據STC.UNM 新墨西哥大學的技術轉讓辦公室網站所公告的管理規章,技轉辦公室是可以收取專利許可費淨收入的40% (發明人收取40%,新墨西哥大學收取20%)。這樣的利潤分配機制的確會讓技轉辦公室的工作同仁有強烈的動機去運營學校的專利。

有趣的是,這三件從方陣科技購入的專利如果最後取得賠償金或者是許可費的話,利潤應該如何分配呢? 如果是 STC.UNM 技轉辦公室獨得,那 STC.UNM 未來或許就真的成為 NPE了。

結語

這篇是出自於好奇發展的探索,讓我們發現的一些關於專利運營的有趣的訊息:

  1. 專利權的本質是排它權而非使用權:有時候會遇到識貨人願意主動購買或是取得許可,但有些時候的確需要行使排它權,才能讓技術使用方瞭解他必須付費(以取得這個排它權的豁免權)。
  2. 美國的大學也是會對美國企業的侵權行為提出專利訴訟,以取得許可費
  3. 專利取得的數量、專利許可的合約數量、金額以及新創公司數量已經成為美國衡量大學實力的指標之一。
  4. 可以透過利潤分配機制的調整,提高專利運營的績效。但過猶不及仍需要拿捏。

提供各位參考