學研機構間共有的智慧財產權歸屬應如何分配?

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跨領域合作與跨校交流日趨頻繁的今日,有關合作研發所衍生出來的智慧財產權歸屬問題,也逐漸浮現。由於學校的技轉或智財管理單位(Technology Transfer Office),通常都無法在第一時間得知研究成果,需由研究人員通知後,才能進行被動式的管理,此種被動業務,在校際間對於智財管理相關的溝通時,不但無法迅速釐清權利歸屬,也直接造成了創新的阻礙。

五月份出版的《技術轉讓策略》(May issue of Technology Transfer Tactics)中(連結),報導了美國奧勒岡州的大學間如何針對共同研究成果,訂定了一套標準化的規範來解決此問題。雖然執行成效仍有待觀察,但仍可作為其他學校校際研究合作時的智財管理參考指標。

以下為該報導之摘要:

位於波特蘭的五所研究型大學,奧勒岡健康與科學大學(Oregon Health & Science University , OHSU)、位於尤金的奧勒岡大學(the University of Oregon in Eugene)、位於科瓦利斯的奧勒岡州立大學(Oregon State University in Corvallis)、波特蘭州立大學(Portland State University)和位於克拉馬斯瀑布的奧勒岡理工學院(the Oregon Institute of Technology in Klamath Falls)-近日推出了一合作模式,透過系列的三項協議來加速創新。這三項協議明確釐清學校間合作研究專案與校際聯合聘僱人員所產出的智慧財產權歸屬,目標是減少可能會阻礙合作研究的成本與其他障礙。

這幾所大學將這些協議並行,在未料想到的情況下,奠定了進一步開展合作努力的基礎。 OHSU技術移轉資深總監Andrew Watson博士表示,儘管校際間當初並非是具有目的性的在協調訂定這些協議,但最後仍一起對外呈現了這樣的成果,讓大家知道,奧勒岡州的大學間在消除創新和研究合作的障礙方面,已取得了巨大的進步。

波特蘭州立大學負責研究生與研究的助理副校長Joseph Janda表示,達成這些協議,且至少對該機制的運作原理有高水準之上的理解,將大幅降低共同合作開發智慧財產權之研究人員的交易障礙。

其中兩項與智慧財產權相關的協議,建立了一套框架來管理智慧財產權,該框架以下面兩項特定狀況為基礎建立。

智慧財產權是由兩所以上學校的研究人員共同開發的。

Watson表示,該州內各機構的研究人員間有時會進行合作研發專案,而該項協議建立了一套共同持有智慧財產權的標準化途徑,規範各校該如何共同管理從這些研發專案衍生的新智慧財產權。”

Watson繼續表示,該協議明確的規範每個研究專案小組,都應將合作所衍生的任何智財權,揭露給各自所屬大學的相應技轉或智財管理單位。接著,各單位會共同協議討論,來確認誰擁有該合作專案衍生新智財的哪些權利,在專利保護下,誰來領導專利保護工作,以及誰負責領導商品化工作。”

該智慧財產權是來自於由兩所大學聯合聘雇的研究人員開發的。

Watson表示,學校與其他機構之間聯合聘僱的研究人員數量正在成長,而這帶來了一個問題:該如何管理來自一所以上大學聘任的研究人員所開發的智慧財產權?”

對此,Janda解釋,在聯合聘僱的狀況下,如果有背景技術,則新的智財為擁有該背景技術的機構所有。如果新的智慧財產權與現有背景技術來自同一專利家族或是專利組合,則該聯合聘雇研究人員開發的新智財,將分配給擁有先前背景技術智財權的同一機構,讓專利組合得已維持一致性。 如果沒有背景技術,則新智財權將同時向兩個機構揭露,且如果該聯合聘雇人員在各機構的規定下,有義務將該智財轉讓,則該智財權將由雙方機構共同持有。”

Watson表示,該協議為技轉辦公室之間提供了互相溝通確認智慧財產權之所有權和其他義務的標準化起點。

審核要素包括以下幾項:

  • 每所大學有哪些資源,被用於構思以及加速實踐該新發明?
  • 在開發該新技術時,每位任命的研究人員是否有全時等量(full-time equivalent (FTE))保證?
  • 開發該項智慧財產權時,使用了哪些經費?
  • 除了該聯合聘僱的研究人員之外,還有哪些人員可能參與其中?

Watson隨後表示,根據這些資訊,協議可規範將哪些權利分配給哪些機構,以及誰來領導新智慧財產權的保護與商品化工作。”

學校之間的第三項協議則是解決了成本障礙,而非智財權的障礙。 Watson表示,現在這幾所奧勒岡的大學中的任何一位研究人員,都被視為該五所機構中的「內部」研究人員。這些研究人員能以每所大學的對內收費標準,來獲得該校的核心技術使用權。