自由運營檢索(Freedom to Operate Search,簡稱FTO):

由於專利法賦予專利權人排除他人未經授權實施(銷售、製造、使用)受其專利所保護的技術。所以企業執行FTO檢索的主要目的,就是希望找出有哪些【有效的專利】可能成為其未來即將製造或銷售的產品的專利風險來源,以便及早因應行動,確保產品運營的自由度,也可稱為 Clearance Search,而近年中文也會使用『專利(風險)預警』、『專利風險評估』等相近詞。

前置準備事項

企業在產業價值鏈不同的環節,未必會親自製造所有的零部件,故執行FTO自由運營檢索首先要適當的界定產品或是技術規格範圍,屬於外部供應商或是委外加工的環節,可以透過採購或委外合約中的不侵權擔保條款將確認零部件是否有潛在專利侵權的風險的責任移轉至外部供應商。

而具體的操作方式,建議可以在產品開發專案的需求規格文件當中,除了原本有的各設計元件說明之外,增加一確認【相關知識產權合法權利】的欄位,如此,在邀請供應商參與開發,而後委外採購時,就可以藉此欄位的資訊進行管理。

這樣,企業就可以把FTO檢索的範圍縮小到屬於自行設計開發或是風險無法轉嫁的重要零部件規格上。

FTO檢索與比對的執行

透過前一個階段的風險初步盤查,客戶可以將必須要執行FTO的產品或服務的功能規格範圍確認。接著我們就會依照這些重要的技術特徵(Key Feature)進行關鍵詞的擴充,以確保檢準與檢全。

FTO相較於Landscaping不同之處在於,檢索範圍會限定在此產品或服務可能製造或是銷售的國家地區的有效專利。所以需要進一步確認公告(Grant)專利的法律狀態,是否因為沒有續繳維持費,或者是被他人無效等原因而喪失了有效性。

並會由熟悉該技術領域的專家在這些有效專利的權利請求項中逐項比對,並按照各國認定產品是否侵害專利所採用的全要件(完全覆蓋)原則,標註其中是否出現與客戶本次委案產品或服務中相同或是近似之技術特徵,並予以分級。

FTO後續建議

對於產品已經進入銷售階段的客戶,進行FTO的目的其實是想要取得一份不侵權的意見書,做為跟國外客戶進行交易的擔保。新聚能可引薦各國的專利律師,根據檢索結果中不會侵害第三方專利權的部分提供不侵權的法律意見。這種模式可以提高溝通效率,並降低全部委託國外專利律師的總費用。

如果分析結果中有發現潛在的風險,新聚能團隊將會提供客戶後續的行動建議。

  • 專利管理方面:
    • 會建議進一步評估其權利的穩定性 (有許多新型專利因並未經過實質審查,所以其權利請求項範圍較大,但可以透過無效檢索限縮其範圍或是撤銷其專利權)。
    • 取得許可或是交互許可的可能性
  • 研發管理方面
    • 更改設計方案的建議方向。
    • 迴避設計的可能參考技術
  • 商業策略方面
    • 透過供應鏈合約關係取得使用權
    • 投資或併購該公司,以加速產品開發,並取得人才與專利
    • 暫停專案
    • 保持觀望

服務說明與流程

  • 檢索國家:建議鎖定在產品會製造、銷售的國家或是地區
  • 檢索重點:在該國授權公告並維持有效的專利當中是否有涵蓋到業主產品規格的Claim權利項。
  • 作業時間:從訂單受理後起算約4~8週(將視個案的技術複雜程度提出預估的交付時程,可配合客戶要求以急件方式提早交付)
  • 交付項目:專利與產品相似度比對清單以及中高度相關的Claim Chart(可以到場說明方式交付,避免不利於未來訴訟程序的風險狀況產生),以及迴避設計的建議。
FTO

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