時間：2011年8月30日15:00~17:00
地點：台北矽谷國際會議中心
本講座由磐安智慧財產教育基金會、政治大學商學院及台灣大學醫學院聯合主辦，邀請美國法律事務所負責人陳偉杰(Albert Wai-Kit Chan)主講，政治大學智慧財產研究所陳桂恒教授主持，演講主要說明亞洲專利申請人在美國申請專利常犯的錯誤，並提供相關建議。
陳律師指出各國專利法規不盡相同，因此外國人申請專利常因不熟悉當地法規而犯錯，以亞洲申請人申請美國專利為例，「發明人身份認定」、「說明書撰寫不合規定」和「誠實揭露責任」是最常見的錯誤，其中又以「發明人資格認定」問題最多。
美國專利法規定僅發明人可為申請人，而台灣專利法則規定除發明人、創作人外，其受讓人或繼承人亦可為申請人，因此台灣智慧局常見以企業為申請人的專利申請案件，可是在美國，這樣的申請案就會被打回票，只有初始發明人(Original and First)才能名列申請人，企業或機構或其負責人均不得為申請人，即使發明人已將發明轉讓給該企業或機構也是如此。「發明人身份」(Inventorship) 的認定標準有二：一是對發明構想（專指專利請求項而言）之形成有所貢獻(Conception)，二是將發明構想概念付諸實行(Reduction to practice)。僅提供概念、發明方向、資金或技術者，不得為發明人。不過發明人的認定有時可能很困難，而且申請案的發明人如果登載不實，可能導致專利失效。所以大原則是只要對發明（專利請求項）有所貢獻，無論貢獻多寡，都算是發明人。像是研究生參與指導教授的發明，技術人員改變或增加發明構想，而非單純提供技術，都能算是發明人，得以共享發明的所有權利。陳律師建議，最好在申請專利前以合約約定所有發明參與人的貢獻認定，才能最大程度避免日後產生糾紛。
發明人認定準則
再者，專利說明書的撰寫必須符合「可據以實施性」(Enablement)及「最佳實施例」(Best Mode)兩個要件。所謂「可據以實施性要件」是指專利說明書在申請日當時，必須能使一般技術人員瞭解，並且據以製造和使用。「最佳實施例要件」是指專利說明書必須提供申請日當時的最佳實施例，這是美國專利法獨一無二的規定，台灣等亞洲國家並無此規定。
最後是「誠實揭露責任」，凡參與申請案之申請或審查過程者（包括發明人、代理人、律師等等），均對美國專利商標局負有誠實揭露責任 (duty of candor)，必須透過「資訊揭露聲明書」(IDS)，揭露其已知悉且影響該專利申請案是否具可專利性的先前技術，即使IDS已經送出，在專利申請至取得期間，只要有新資訊出現，一定要在三個月內補件。陳桂恒教授補充道，美國專利局的原則是「坦白從寬」，只要申請人自行發現並改正錯誤（包括發明人的認定和IDS補件），都可以輕鬆過關，但如果等到第三人告發，事情恐難善了。
現場與會人士問及何為專利申請最佳時機，可以在構想形成之時就提出申請嗎？還是要等到實驗完成，數據完備後再行申請。陳律師和陳教授都表示，這要視專利的用途和商業價值而定，如果發明極具市場潛力，構想一出現就應該立刻申請專利，以爭取時間；如果是學術機構或研發部門的獨力進行的長期計畫，則可等到有結果之後再申請。