[授權轉載]料敵機先：提起確認訴訟及警告函的應對

專利訴訟戰場看起來像是個「人為刀俎、我為魚肉」的場子：被告只有等挨打再還手的份，對方如果動手的手法巧妙，搞不好想還手都很難。何況，更多時候，單單是接到對方來的侵權警告函或者律師函，我國的廠商就已經可能是半夜作夢都會嚇醒了，要安安心心做個生意，也變成一種奢求。這麼說來，難道被告就永無翻身之日了嗎？

其實未必。在有些狀況下，專利訴訟的被告是有機會後發先至，反守為攻的。這次要聊的主題，DJ Action，就是其中之一。

想也知道，我這裡要講的DJ Action，跟夜店的DJ會做些什麼一點關係也沒有；而是指declaratory judgment action，不侵權確認訴訟。

其實，這一類訴訟，原本並不是專利紛爭才有的，而是美國民事訴訟的基本類型之一。只是後來在專利侵權的糾紛當中，常被拿來利用，久而久之，幾乎都特別拿來專利訴訟策略當中討論。

那麼，什麼是DJ訴訟呢？說穿了，就是「後發先至、反守為攻」的訴訟戰術：在別人告我之前，我先動手。實際用在專利訴訟，則是在對方起訴我侵權之前，情況許可時，先對對方起訴。至於可以確認的內容，則包括了：我方不侵權、對方專利無效、以及／或者專利無法實施等。

利用這樣的「後發先至」手段，一來，可以把遭到侵權警告與訴訟的陰影（人總是因為未知而恐懼）揮去，讓狀況明朗化；二來，可以在我方中意的時間點（攻其不備），完成訴訟準備後（主要是錢、人、跟策略），好整以暇的選中意的法院做為戰場（地利）；三來，則是可以視我方的準備，靈活操作打擊的部位（確認專利無效、無法實施、或是不侵權），同時也保留隨時和解的彈性；第四，則是可以透過訴訟策略的主動性掌握，調整我方商業（例如生產與供應量的調整）與技術（例如適當的預防性迴避設計）決策的步調。

拿訴訟時間點與法院的選擇來舉例好了，內行人都知道某些特定的法院，除了對於技術議題精通、也願意深入處理之外，對於專利權人隨便起訴或警告他人，常會利用嚴謹迅速的訴訟程序，以及舉證責任上的議題，來稍稍修理一下專利權人。這時，只要提起DJ訴訟的人可以舉出提這個確認之訴的正當性，那麼往往可以令專利權人知難而退，創造和解的契機。不過要知道一點：DJ訴訟也不是隨隨便便愛提就可以提。基本上，美國司法訴訟制度原先的設計，就不是要在實際的爭端發生前，拿來作「諮詢」或「確認」用。所以，要提起DJ訴訟，必須要把確認的必要性，也就是「實際爭端」（Actual Controversy）這個詞，謹記在心。畢竟，進了法院，這一點可是起訴的人要說服法院的。

在實務上，專利案件中的「實際爭端」的有無，常可以從兩個客觀問題來觀察：（一）專利權人有採取什麼具體行動，以致讓起訴人有面臨侵權訴訟的合理恐懼嗎？（二）起訴人目前仍然在從事，或者即將進行，可能導致被訴侵權的行為嗎？再讓法院從這兩個層面進行綜合判斷考量。

用個白話的例子解釋：你想告某個專利權人，那就要先跟法院證明：第一、這個專利權人做了某些事，讓我很擔心被他告侵權；第二、我現在從事（或即將進行）的活動，正屬於會被他告的那一類（這點通常問題不大；人家本來就是衝著你的生產銷售行為來告你的）。

最常見造成「合理恐懼」的「那些事」之一，莫過於收到侵權警告函或律師函了。我自己就見過不少客戶，因為收到侵權警告函或律師函，頓時晴天霹靂、食難下嚥、寢難安眠。

換句話說：如果你的公司某日收到一封飄洋過海、疾言厲色的警告信或律師函，告訴你：「本大律師乃代表某某客戶，特來通知貴公司某某產品等，已經侵害客戶某某專利，並附上侵權分析表一份供參，限貴公司幾日之內停止侵權行為，並前來洽談授權事宜，否則法院相見」云云。（至於律師的信上嘴臉，可自行參照周星馳電影「九品芝麻官」當中的方唐鏡大狀師）

這時候說有「合理恐懼」、有「實際爭端」在即的可能，那就很有說服力了。當然，對方是個專利蟑螂，或者過去告人的紀錄輝煌，或者根本從沒來找你好好討論過你的產品有沒有侵權疑慮、以及你有沒有授權的可能，就突然針對你發函等等問題，那你就更容易取信法院了。

不過，話說回來，這些年下來，用方唐鏡大狀師這種態度發函的律師或者專利權人，也慢慢變少了。

你想想：專利權人要是把話講得這麼囂張明白，那基本上就是在邀請人家來告DJ訴訟，不是嗎？

所以，如果是我來寫有技巧的侵權警告函，寫法一定會有相當的改變。

舉例來講好了：如果來函中，一、沒有說明對方的專利號碼與內容？二、沒有解釋你的哪些產品侵害？三、沒有提供侵權比對表？四、根本沒有警告你有侵害的情節或疑慮，只是很客氣的請你「考慮與本公司商談專利授權事宜」？五、只通知你：你的客戶已經被我告了，但是沒說要告你？六、沒有請你「即刻停止目前的侵權行為」？

那，這封信，還算是「警告函」嗎？還會造成「合理恐懼」和「實際爭端」的可能嗎？還可以讓你用它來作為提起DJ訴訟的客觀根據嗎？恐怕就得看個案狀況了。

再反過來說：如果我們挖坑給對方跳，先依據來函和專利權人談判，給他虛情假意一番，蒐集對方的惡形惡狀，然後來個攻其不備，突然提起DJ訴訟呢？關於這種手段的操弄效果，有個小故事可說：

有某N公司的人，某天寫了封信給某E公司的副總，說：「貴公司生產銷售產品這領域裡面，我們有幾個不錯的專利。歡迎貴公司來洽談授權合作事宜。」E公司的副總沒理。於是，N公司的人接著寫了另一封信給E公司的法務長，提類似的內容，再加了一句：「本公司本來已經要把這一件交給某大法律事務所起訴，不過我們這邊還是希望可以先跟貴公司先接洽一下，看能否避免這一件演變成各執一詞的法庭活動。」

有趣的是：雙方後來確實會面了幾次，也談了授權問題。N公司的律師還要求E公司不可以把這些會面拿來當作提DJ訴訟的理由。結果，後來E公司還是提了DJ訴訟，理由是：N公司在會議中明白指出有侵權，而且也威脅我們要提告。當然，N公司一概否認，說會議氣氛好的很。更有趣的是，E公司告了N公司後，還繼續坐下來談授權，因為看起來好像E公司的競爭對手都在跟N公司談授權。

雙方鬧上法院後，一審判原告E公司輸，主要理由是：從事實看起來，「合理恐懼」和「實際爭端」，好像都有一些。不過，因為決定接不接受DJ訴訟，乃是法院的裁量範圍，加上本案中，原告提訴之後還繼續授權談判，顯然把這訴訟當成策略操作手段，這恐怕違背了DJ訴訟制度設立的本意，法院自然可以裁量駁回這件案子。而E公司不服提出上訴，結果二審也同意一審的看法。

這個故事的教訓？第一、如果真的決定要訴訟，還是不要三心二意的好。畢竟，現實上的法律制度保護的未必真的是弱者，而是懂規則、也有決心追求自己權利的人。第二、善戰者，「形於無形」。要是真的要操作專利訴訟的戰術，還是先確定戰略，然後不動聲色的操作比較好。東施效顰式的作法，可能會把原本手上有的籌碼都給搞丟了。

（備註：本文原於3/3, 3/10分上下兩篇刊載於工商時報，經作者授權後合併為一篇刊載於本網站。作者黃致豪律師為資深國際智財工作者，現任建業法律事務所智慧財產部主任）

 

 

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