之前我們談到IoT物聯網技術的發展，讓許多裝置加入資通訊技術，而後甚至發生改變行業的狀況，如V2X車聯網、智慧家庭乃至於智慧城市。而這些資通訊技術通常涉及到通訊標準，而標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）是資通訊產業為推動技術標準化而發展出來的機制，隨著物聯網蓬勃發展，原本主要發生在通訊大廠之間的SEP授權談判，逐漸擴及各行各業需要使用資通訊技術的公司，就連一般中小企業都有可能遇到SEP專利權人要求支付權利金的狀況。
JPO日本專利局為此編寫《標準必要專利授權談判指南》，說明技術使用者在與專利權人談判SEP授權時應該注意的重點以及權利金的計算方式。我們將分3篇文章摘要這份指南的重點。
本篇主題是授權談判過程的5個階段，JPO指南在此特別說明企業可在不同階段採取哪些行動，以利被認定為「善意談判」（negotiating in good faith），避免遭下禁制令，讓專利權人有機會索取補償。日後SEP授權談判如果走上法院訴訟之途，談判過程雙方展現的善意或惡意將會顯著影響最後判決結果。
第1階段：專利權人提出授權談判要約
專利權人發現有人疑似侵犯自己的專利權時，可向技術使用者列舉相關專利，並且指出這些專利如何遭到侵權。一般情況下，專利權人必須至少提出以下3項文件，佐證其所指控的侵權行為：
(1) SEP清單，列出被侵權專利的編號、名稱、地區等等
(2) 專利侵權對照表（Claim Chart），將SEP的權利請求項對映到技術標準或產品的文件
(3) 其他證明SEP之必要性的文件，例如專利權人向標準制訂機構（SSO）提出的FRAND承諾文件
如果專利權人提出的佐證資料不足，例如沒有專利清單或少了專利侵權對照表，技術使用者最好立刻要求對方提供這些資料。
在此階段，專利權人可能會被視為惡意（in bad faith）的行為有：
(1) 還沒發函警告技術使用者，就向法院申請禁制令，或才剛發函警告，就立刻申請禁制令
(2) 在向技術使用者提出授權談判要約時，SEP清單、專利侵權對照表、SEP必要性證明等文件揭露不足
(3) 要求技術使用者先簽保密協議，才願提供專利侵權對照表
第2階段：技術使用者表達取得授權的意願
技術使用者接到專利權人的授權談判要約時，不能置之不理，應該善意回應要約。在檢視過專利權人提出的SEP清單和專利侵權對照表之後，技術使用者如果判斷有需要取得這些SEP的授權，就應向專利權人表達訂立授權合約的意願。即使專利權人提出的要約有問題或佐證資料不足，技術使用者也應善意回應。
技術使用者表達取得授權意願的合理期限是多久，取決於許多因素，例如系爭專利的數量，技術複雜程度，技術使用者對技術的了解程度，雙方對必要性、有效性和侵權認定的分歧程度。假若系爭專利數量少而且技術使用者熟悉技術，表達意願的合理期限相對較短，反之長達數月的回應期限亦屬合理。然而，為免被認定為惡意，技術使用者最保險的做法還是在談判開始之後，盡早表達取得授權的意願。
在此階段，技術使用者可能會被視為惡意的行為有：
(1) 不說明很晚回覆或甚至乾脆拒絕談判的理由
(2) 雙方還沒同意是否就整個專利組合進行授權談判，就要求專利權人必須先證明SEP的必要性與有效性，才願開始談判
(3) 不合理拖延談判，如堅持專利權人必須提供受到保密協議保護的資訊
(4) 拒絕訂定保密協議，卻要求專利權人提供含有機密資訊的專利侵權對照表
(5) 重複提出無意義的回應
(6) 僅因別人沒有取得授權，就拒絕取得授權
第3階段：專利權人提出具體的FRAND條件要約
如果技術使用者表達了取得授權的意願，專利權人可立即向其提出FRAND條件授權的書面要約，其中除了載明權利金計算方式之外，也應具體說明要約為何符合FRAND原則（例如列出可比較的授權及其授權條件），以利技術使用者判斷授權條件是否合理且無差別待遇。
在此階段，專利權人可能會被視為惡意的行為有：
(1) 為了取得授權談判的優勢地位，還未提出FRAND條件授權要約，就尋求對表達取得授權意願的技術使用者下達禁制令
(2) 談判尚在進行，就發函警告技術使用者的業務合作對象
(3) 一開始提出不合理的要約
(4) 不說明權利金計算方式，或不證明授權要求符合FRAND原則
第4階段：技術使用者提出具體的FRAND條件反要約
技術使用者若不同意專利權人提出的FRAND條件，可提出FRAND反要約，其中除了指出權利金計算方式之外，也應說明反要約符合FRAND原則的具體理由（例如列出可比較授權及其授權條件）。至於提出反要約的合理期限，同樣也是取決於許多因素，技術複雜且牽連多方者，長達數月亦屬合理。
在此階段，技術使用者可能會被視為惡意的行為有：
(1) 在專利權人提出具體理由證明其授權條件符合FRAND之後，未提出任何基於FRAND原則的反要約
(2) 不說明自己提出的權利金如何計算而來，或不證明反要約符合FRAND原則
第5階段：專利權人拒絕反要約 / 透過法院或ADR解決糾紛
專利權人若拒絕技術使用者的反要約，雙方無法在談判中達成協議，爭端可能就得上法院解決，亦可透過調解或仲裁等訴訟外紛爭解決管道（Alternative Dispute Resolution, ADR）解決。
授權談判涉及的SEP可能多達數十件，甚至上百件，要將這些專利的必要性、有效性和侵權認定工作全部交由法院處理，有點不太可能，因此專利權人可選擇其中比較重要的幾件提交法院，其餘則送調解或仲裁，再者，提議或接受使用ADR管道，也可視為談判善意的展現，反之則是展現惡意。
由上述摘要可以得知，就算是SEP標準專利的持有者在提出授權邀約時，還是要符合一定的規範，而技術使用者也可以提出符合FRAND原則的反邀約（簡單說就是還價）。並提醒還不善於與國際專利授權談判的企業內專利工作者（in House IP）在收到授權(許可)邀約時，可以尋求有此專業的法律服務業者協助，千萬不要因為緊張而延宕處理，而喪失了更好的談判條件甚至可能被認為惡意侵權的狀況。
提供給您參考
參考資料：
JPO 《標準必要專利授權談判指南》
圖片來源
EPO SEP Factsheet