在標準必要專利（SEP）訴訟中，決定禁制令是否正當的關鍵點在於，哪一方當事人應對許可協議無法達成一事負責。要解決這個問題，法官必須判斷SEP所有權人是否違反FRAND（公平、合理、非歧視）原則而導致談判破裂。Darts-IP最新發表的文章就此研究中國法官的判決趨勢，以下兩個判例非常值得參考：
- 西電捷通訴索尼（案件編號：(2017)京民终454号；darts編號：darts-900-720-E-zh）
西電捷通公司（IWNCOMM）於2015年在北京知識產權法院對索尼中國公司（SONY）提出專利侵權訴訟，之後索尼針對一審判決結果在北京高等法院提起上訴，高院法官論及禁制令在哪些情況下才屬正當的問題，提出以下原則。
「(a) 當專利權人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權人在協商中無明顯過錯的，對於專利權人請求停止標準實施行為的主張一般不予支持。反之，當專利權人無明顯過錯，而被訴侵權人在協商中存在明顯過錯的，對於專利權人請求停止標準實施行為的主張一般應予支持。(b) 沒有證據證明標準必要專利的專利權人故意違反公平、合理、無歧視許可義務，且被訴侵權人在標準必要專利的實施許可協商中也沒有明顯過錯的，如被訴侵權人及時向人民法院提交其所主張的許可費或提供不低於該金額的擔保，對於專利權人請求停止標準實施行為的主張一般不予支持。(c) 在雙方均有過錯的情況下，則應基於專利權人和實施人的過錯大小平衡雙方的利益，決定是否支持專利權人有關停止侵權的訴訟請求。」
針對本案，法院認定：
>在談判過程中，西電捷通公司已向索尼中國公司提交了專利清單，解釋了相關技術，提供了許可合同文本。再者，西電捷通公司在索尼中國公司要求提供權利要求對照表時，要求簽署保密協議，此舉符合業界的一般慣例。因此，西電捷通公司在談判過程並無過錯。
> 索尼中國公司拒絕簽署保密協議，故意拖延談判進度，導致談判停滯。
> 索尼中國公司至今沒有提出明確的許可條件，也未及時向人民法院提交其所主張的許可費或提供不低於該金額的擔保。
法院結論
雙方當事人遲遲未能進入正式的專利許可談判程式，過錯在索尼中國公司。在此基礎上，原審判決認定索尼中國公司停止侵權行為具有事實和法律依據，本院予以支持。
- 華為訴三星（案件編號：(2016)粤03民初816号；darts編號：darts-858-629-E-zh-2）
華為與三星進行實質的SEP交叉許可談判，但未能達成協議，華為因此對三星提起專利侵權訴訟，指控三星在談判過程具有過錯，並且申請禁制令。法院從以下兩方面考量本案：
1. 談判程序
>許可範圍：三星堅持將標準必要專利、非標準必要專利打包捆綁談判，華為提議雙方僅就標準必要專利進行談判。華為的提案符合一般慣例，而三星則否，因此華為在此方面並無過錯。
> 技術談判：華為提交了自身的專利清單與權利要求對照表給三星，並及時對三星的權利要求對照表做出詳細的回應，但三星並未回應華為的權利要求對照表，並且多次拖延許可談判。因此三星存在明顯過錯，華為則否。
>商業談判：三星在報價方面消極懈怠，既不積極向華為報價，也不積極針對華為的報價進行反報價。在報價6次並等待5年，窮盡一切努力之後，華為根據業界一般慣例提出仲裁要求，但三星拒絕，且無任何正當理由。這說明在此過程，三星惡意拖延談判，而華為則盡全力與三星達成協議。
2. 許可條件
1. 從雙方被國際標準組織採納的技術提案數量、被宣告為某些標準所必要的SEP數量、因訴訟而被宣告無效的專利數量來看，法院認定華為和三星的標準必要專利實力相當（沒有明顯差別）。而從三星給予華為的報價來看，其向華為收取的許可費率是華為向其收取許可費率的三倍，明顯高於三星向蘋果的報價，顯非誠信，存在歧視。
法院結論
三星在許可談判過程存在過錯，華為的禁制令應予核發。
兩案重點
在SEP許可談判中，SEP所有權人並非唯一受到FRAND原則約束的一方，被授權人也應本於誠信行事。雙方在談判過程採取的行為，將會影響法官對核發禁制令的判決。一般說來，許可談判應考量以下因素。
SEP所有權人是否採取以下行動：
- ) 提供專利清單給被授權人
- ) 提出許可條件
- ) 提出合理報價
- ) 提出符合業界一般慣例的合理條件
何謂合理報價或是符合業界慣例的合理條件呢?
可以參考 JPO日本專利局所編寫的 《標準必要專利許可談判指南》，說明技術使用者在與專利權人談判SEP許可時應該注意的重點以及許可費的計算方式。 或是新聚能團隊為各位整理摘的 JPO標準必要專利授權談判指南重點摘要
被許可人是否：
- ) 收到SEP所有權人的要約就儘快回應
- ) 回覆是否接受許可條件，或提出反要約（若許可條件無法接受）
- ) 拖延或拒絕進入許可談判，而無正當理由
- ) 提出不符業界一般慣例的不合理條件
- ) 無法達成許可協議，又拒絕第三方仲裁
隨著中國的SEP訴訟數量愈來愈多，法院也在累積處理SEP爭議的經驗。可以期待，SEP所有權人與被授權人的利益將會越來越平衡，判決也會隨著時間愈具說服力。
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