擁有專利≠運營自由

自由運營檢索幫您找尋創意的自由領地

專利界定財產的界線所在,有時會被形容成柵欄,但令人困惑的是,這些柵欄是在劃定你可以自由奔跑的地方,還是他人不能進入的領域。以智財術語來說就是,擁有專利與擁有運營自由(Freedom-to-operate)是兩碼事。

運營自由是指你可以生產、使用和銷售你的產品或流程,而不侵犯他人的專利權;擁有專利則是可以防止他人製造、銷售或使用你的專利權利項涵蓋的產品或流程。

圖解運營自由

光看定義,還是讓人似懂非懂,以下利用圖例解說兩者的差別。假設你和競爭對手各有一件專利,兩件專利涵蓋的範圍在下圖分別用紫色和藍色圓圈表示。

情境A是雙方沒有重疊之處,各自在自己的沙箱中玩耍。你的專利並不涵蓋競爭對手的技術,競爭對手的專利也不涵蓋你的東西。而情境B、C、D是雙方都有重疊之處,我們先談C和D。

在C中,你的專利範圍比較廣,涵蓋競爭對手專利的所有內容。這是否意味著你有絕對的運營自由,可以生產任何落在你的專利範圍(紫色圓圈)內的產品,不受智財權的限制?答案為「否」。這就是讓人感到困惑的地方。

讓我們以情境C多舉幾個例子,來說明這點。

上圖的C中有兩個產品,一個用綠色X表示,一個用紅色X表示。綠色X落在你的專利範圍,但不在代表競爭對手專利範圍的藍色圓圈之內。這個綠色X就有運營自由,至少對於圖中競爭對手的IP是這樣的。反觀紅色X,同時落在兩個圓圈裡面。在此情況下,你沒有運營自由。即便你的專利涵蓋這個產品,但你競爭對手的專利也是如此。

怎麼會這樣?這種情況經常發生在相關的上下位權利項以及現有技術或產品的改良。舉個簡單例子,你的專利是帶四支腳的椅子,競爭對手的專利也是帶四支腳的椅子,而且每支腳都是塑膠製並加裝輪子。如果你用木頭做了一把四支腳的椅子,這就是圖中的綠色X。但如果你用塑膠做了一把四支腳的椅子,並且加上輪子,那麼這個產品因為有四支腳,所以落在你的專利範圍,但它的塑膠材質和輪子,也讓它落在競爭對手的專利範圍,這把的椅子就是紅色X,你的專利涵蓋你的產品,但你卻沒有運營自由。

D與C相反,競爭對手的專利範圍比較廣。在此情況下,在你專利範圍內的任何產品必然都被競爭對手的專利涵蓋,你的專利並沒有為綠色X或紅色X代表的產品提供運營自由。

現在回到情境B,你的專利和競爭對手的專利在某些功能上重疊,其他功能則不重疊。

舉個例子,假設你的專利是有四支腳的餐廳傢俱,而競爭對手的專利是木製椅子。如果你的產品是木製餐椅,那麼它就像上圖中的紅色X,同時落在你的專利和競爭對手的專利範圍。另一方面,如果你做的是帶四支腳的餐桌,那麼這會落在你的專利範圍內,但不在競爭對手的專利範圍內,如上圖中的綠色X。這個餐桌就是代表你有專利而且也有運營自由的一個例子,而紅色X(木製餐椅)則是代表你有專利但卻沒有運營自由的一個例子。

以上情境都說明了擁有專利與擁有運營自由之間的區別。這是兩個不同的問題。

事實上,如果競爭對手擁有涵蓋你的產品的專利,你就是沒有專利,也沒有運營自由。也有可能你和競爭對手都沒有產品的專利,此時你就有運營的自由,但是因為你沒有涵蓋產品的專利,所以這個競爭對手或其他人都能自由抄襲你的產品,這些都不是你所希望的,因此在推出產品之前,你會需要自由運營檢索(Freedom to Operate Search,簡稱FTO)。

自由運營檢索流程

企業執行FTO檢索的主要目的,就是希望在產品即將或者是未來製造銷售的國家地區之中,找出哪些有效專利可能成為實施這些技術的專利風險來源,以便及早做出適當的因應行動,確保產品可自由運營。依據新聚能科技提供的服務,FTO檢索的具體執行流程如下:

前置準備

企業在產品價值鏈不同的環節,未必會親自製造所有的零部件,故執行FTO自由運營檢索首先要適當的界定產品或是技術規格範圍,屬於外部供應商或是委外加工的環節,可以透過採購或委外合約中的不侵權擔保條款,將確認零部件是否有潛在專利侵權的風險的責任移轉至外部供應商。

建議可以在產品開發專案的需求規格文件當中,除了原本有的各設計元件說明之外,增加一確認「相關知識產權合法權利」的欄位,如此,在邀請供應商參與開發,而後委外採購時,就可以藉此欄位的資訊進行管理。

如此一來,FTO檢索的範圍就可縮小到屬於自行設計開發或是風險無法轉嫁的重要零部件規格上。

FTO檢索與比對的執行

這個階段開始專利檢索,根據重要的技術特徵(Key Feature)進行關鍵詞的擴充,以確保檢準與檢全。

FTO不同於Landscaping,其檢索範圍會限定在產品或服務可能製造或銷售之地的有效專利,所以需要進一步確認公告(Grant)專利的法律狀態,是否因為沒有續繳維持費或被他人無效等原因而喪失了有效性。

接著,由熟悉該技術領域的專家就這些有效專利的權利請求項逐項比對,並按照各國認定產品是否侵害專利所採用的全要件(完全覆蓋)原則,標註其中是否出現與標的產品或服務中相同或是近似之技術特徵,並予以分級。

FTO後續行動

如果分析結果中有發現潛在的風險,企業後續可以採取的行動有:

  • 專利管理方面
    • 進一步評估對方權利的穩定性
    • 取得許可或是交互許可的可能性
  • 研發管理方面
    • 更改設計方案的建議方向
    • 迴避設計的可能參考技術
  • 商業策略方面
    • 透過供應鏈合約關係取得使用權
    • 投資或併購該公司,以加速產品開發,並取得人才與專利
    • 暫停專案
    • 保持觀望

新聚能科技以最專業的團隊提供最精準可靠的FTO檢索服務,歡迎洽詢