近年由於無線通訊以及影音壓縮標準技術開始大量被採用，涉及這些標準必要專利（standard essential patent, SEP）談判也越來越頻繁。也因此新聚能之前就陸續介紹JPO日本專利局所編寫《標準必要專利授權談判指南》以及來自歐洲的《5G暨物聯網（包括工業網路）標準必要專利許可原則與指南》等文件，讓讀者更了解如何跟標準必要專利的專利權所有人或者是許可談判代表進行協商。
但是除了一般性的原則之外，協商中最核心的許可費該如何計算，一直沒有很明確的說明。只是重複出現應該根據「公平、合理及無歧視」（Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory, FRAND）條件協商許可費用。根據大多數國家的專利法，侵權損害賠償的決定因素包括因侵權造成的實際損失，若實際損失難以確定，則依侵權人所得利益，若實際損失和利益都無法確定，則為合理權利金的適當倍數。美國專利法第284條便明文規定，損害賠償「其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。陪審團如未能確認損害賠償額，法院應估定之，以上任一種情形下，法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至三倍。」
近期在IPWatch Dog上發現一篇由 Copperpod IP 的CEO Rahul Vijh所發表的文章，整理過去法院在審判SEP侵權案件的判決和FRAND條件決定損害賠償，歸納6種主要的計算方法：
方法1：假設協商法 與 Georgia-Pacific因素
（Hypothetical Negotiations and the Georgia-Pacific Factors）
在美國法院，Georgia-Pacific Corp. v. The United States Plywood Corp案是過去40多年來評價SEP許可最常援引的判例，下級法院採假設協商法來決定損害賠償時，都會參酌修訂版Georgia-Pacific因素，共計15項，如下所列：
- 專利權人曾以可比較的FRAND許可條件將系爭發明許可他人，而有實際上的權利金額可資參考。
- 專利權人曾將系爭專利的其他可比較專利許可他人，而有可資參考的權利金費率。
- 許可性質與範圍。
- 不適用於FRAND情況；本項因素不列入考慮，因涉及許可人的策略和行銷計畫。
- 不適用於FRAND情況；本項因素不列入考慮，因涉及許可人與被許可人間的商務關係。
- 專利發明是否促進許可人與被許可人銷售其他產品，僅考量專利技術本身的價值，不考量專利技術納入標準而衍生的價值。
- 專利權期間與許可期間，在FRAND情況下，此項因素的分析大大簡化，因為許可期間與專利權期間一致。
- 系爭專利產品已帶來之獲利、其商業上的成功與市場普及程度，僅考量專利技術本身的價值，不考量專利技術納入標準而衍生的價值。
- 相較於在標準被採用前可替代專利技術寫入標準的替代技術，系爭專利所具備的利用性與優勢。
- 系爭專利對標準所具技術能力的貢獻度，以及這些相關技術能力對被許可人與被許可人之產品的貢獻度，僅考量專利技術本身的價值，不考量專利技術納入標準而衍生的價值。
- 系爭專利對標準所具技術能力的貢獻度，以及這些相關技術能力對被許可人與被許可人之產品的貢獻度，僅考量專利技術本身的價值，不考量專利技術納入標準而衍生的價值。
- 同業允許他人使用系爭發明或同屬FRAND專利的類似發明時，要求該他人就其銷售所得利潤或售價應給付予發明人的比例。
- 侵權人因實施系爭發明所獲利益，扣除侵權人附加於系爭發明的其他非專利 元件或改良，以及侵權人製造過程的成本、商業風險等後，應屬系爭發明應享有之利益，或專利納入標準的價值。
- 適格專家證人的意見。
- 許可人與被許可人在侵害行為發生之初，若彼此均有意願就FRAND承諾及其目的商談授權條件時，可能達成合意的權利金數額。
在In re Innovatio IP Ventures, LLC（Innovatio）案，Innovatio起訴美國各地的眾多飯店、咖啡店、餐館、超市和其他無線網路技術的商業用戶，指控他們侵犯Innovatio擁有的17項專利。本案法官分3個步驟進行分析，為法院確定特定專利組合的RAND許可費率提供一個指導框架，具體如下。
- 第一，法院應考量專利組合對標準的重要性，不僅考量專利組合中所有標準必要專利佔標準全部必要專利的比例，也要考量專利組合整體對標準的技術貢獻度。
- 第二，法院應考量專利組合作整體對被控侵權產品的重要性。
- 第三，法院應審視其他可比較專利的許可，來確定系爭專利組合進行許可的RAND費率，至於特定許可或許可組合是否具有可比較性，應從專利組合對標準及對被控侵權產品的重要性加以判斷。
方法2：可比較許可法（Comparable Licenses）
中國、英國和美國都採用此種FRAND損害賠償認定方法。此法在可比較許可上僅考量Georgia-Pacific因素的第1項與第2項。在華為訴InterDigital案中，深圳市中級人民法院就採用此法，參考InterDigital給予蘋果與三星的許可，認定華為使用InterDigital的2G、3G、4G中國標準必要專利應支付的權利金，不應超過華為每件產品實際售價的0.019%。
同樣地，英國法院最近在 Unwired Planet案的判決也確認了使用可比較許可是允許的。法院認為可以透過使用可比較許可來認定FRAND費率。
方法3：具體增值法（Incremental Value Rule）
美國聯邦貿易委員會（FTC）已建議使用具體增值法來認定FRAND價值。這是指根據其對SEP所屬標準的貢獻數量，逐步增加必要專利的價值。但在 Microsoft v. Motorola案，法官部分反對使用「具體增值」法，理由是此法在現實世界難以操作（lacks real-world applicability），而且Georgia-Pacific因素第9項也已「部分體現」了此法。
方法4： 由下而上法（Bottom Up Approach）
由下而上法與具體增值法類似，但由下而上法是先決定採用其他合理替代技術的成本，再將該成本除以侵權單位的數量，用以決定系爭專利每單位權利金的最大值。在In re Innovatio IP Ventures, LLC案，法官反對製造商採用此法計算RAND權利金，因為此法與具體增值法有許多相同之處。法官指出，此法的理論基礎是假設的被許可人為專利支付的費用，不會超過採用替代技術所需的金額。
方法5：由上而下法（Top Down Approach）
在 In re Innovatio IP Ventures, LLC (Innovatio)案，法官採「由上而下」法，從權利金標的（在Innovatio案是Wi-Fi晶片）的平均價開始，先計算晶片製造商販售每片晶片所賺取的平均利潤，由此分離出可用於支付智慧財產權利金的部分收入，接著再將晶片可得的利潤乘上系爭SEP專利的數量，除以標準中所有SEP專利的數量。
方法6：最小可銷售元件法（SSPPU Approach）
此法根據使用專利技術的最小單元、模組或元件計算損害賠償，這是美國聯邦法院所創，用以提供陪審團計算專利損害賠償數額，但近來也被中國和印度的競爭管理機構用來調查Qualcomm和Ericsson 根據終端使用者裝置收取權利金的做法是否過高或不合理。
時間點 X 計算基礎 X 計算方法
另外，之前整理JPO日本專利局所編寫的《標準必要專利授權談判指南》時，也有提到SEP專利的許可費計算方法可採用以上公式來歸納上述幾種方法：
其中價值判斷的時間點應反映專利在標準獲得市場廣泛採用之前的價值（稱「事前」判斷法）抑或是應反映專利在實施(侵權)當時的價值，加上專利納入標準而創造的價值。
許可費率的計算基礎部分，應採「最小可銷售專利實施單位」（SSPPU）或「整體市場價值法則」（EMV）。理論上，如果SEP技術只用於特定元件，此元件便是SSPPU，元件價格就會是計算基礎；反之，若SEP技術對整體產品功能有貢獻，可為產品賣點，整體產品的價格便是計算基礎。
許可費比率部分，主要分為(1) 參考既有的可比較許可（由下而上法）；(2) 計算所有SEP對特定標準的貢獻率，再將此比率分配給個別SEP（由上而下法）。
最後，在談判當中雙方可視個別情況選用固定許可費率或固定金額許可費，或者是一次性給付和浮動許可費，等不同的支付方法。
【作者】
Rahul Vijh是一位經驗豐富的技術顧問，也是Copperpod IP 的CEO。他曾為美國法律100強企業和財富500強企業提供知識產權許可和訴訟方面的諮詢服務，涉及的技術領域包括電信網絡、企業軟件、搜索引擎和互聯網技術、消費類硬件和操作系統。
【編譯】
林庭毅 明富智財顧問 美國專利代理人/ US Patent Agent
曾在美國、歐洲專利局、韓國、日本、德國、英國、臺灣等國家和地區申請過數百項專利。曾代表公司參與3GPP標準制訂會議，並負責5G技術領域可能競爭對手調查，進行市場分析和5G技術及產業分析