上個月一則新聞引起智慧財產業界許多關注。某生技公司向中國醫藥大學（中醫大）取得專利技轉授權，卻因中醫大未續繳授權合約中的一件日本專利年費，導致該日本專利失效，進而造成某生技公司赴日本行銷費用損失。該生技公司向法院興訟求償，法院判中醫大應賠償某生技公司新台幣200萬元，全案仍可上訴。
從法院判決書中得知，中醫大於2013年7月5日與某生技公司簽訂「具血糖調控功能之多胜肽」在瓜科血糖調控保健食品之開發技術的移轉授權合約書，並將該技術的臺灣、日本（JP4772884B2, ‘884專利）、美國及歐洲專利專屬授權給某生技公司20年。授權權利金為400萬元，且生技公司每年須依授權技術生產之相關產品銷售總額，另給付衍生利益金2%予中醫大。然而，中醫大卻在隔年（2014年7月）就因為沒有繼續繳納此次專屬授權的日本專利之維護費，使得該專利因未繳費而失效，進而造成本次爭議案件。
在智財領域，專利權人被「被授權人」控訴的狀況不太常見；但專利權人忘記繳交專利維持費而造成權利喪失確實有所聞，所以TIPS台灣智慧財產管理制度中才會設計有一條規範，要求組織在智財權利有效期限屆滿前，應該要評估決定是否繼續維護（TIPS 2016 版 8.3.2.1）。
從中醫大事件中可以得知，此一環節若有疏漏，不但會有未來無法主張權利的風險，連一件已專屬授權出去坐收授權金的專利，還會因為未能行使權利而造成違約風險，成本可能高達200萬元。這很值得我們拋下吃瓜群眾的看戲心態，用TIPS智財管理PDCA的精神來探究此次事件，找出有哪些是其他學校技轉中心乃至於企業的專利部門需要注意、改善的地方。
首先要了解的就是中醫大現行的智財管理制度是如何規劃（Plan）與執行（Do）。從中醫大【產學合作處】網站的專利管理簡介中發現，其專利維護相關的規範為《研究成果專利申請及技術移轉管理辦法》。其中第八條第二款規定：「 若無人請求讓與時，應送聯合智財加值委員會評估繼續維護之必要。如有必要，其費用依第七條辦理，若無繼續維護之必要時，本校得放棄維護，並由發明人評估決定之。若發明人有願意繼續維護，至少維護一年，維護費用得由發明人全額負擔。」可以得知，中醫大考量專利維護與否的一大考量是「是否有第三人請求讓與」。
此外，在中醫大【產學合作處】網站中進一步發現〈中國醫藥大學專利維護切結書〉的規定：發明人取得專利權後，無論是否獲得科技部或其他政府機構補助，「至少要維護2期（US）或6年(其他)」，並會在第三年（US專利第一期）、第六年（US專利第二期）及之後的每一年（期）屆滿的前10個月時，於智財加值委員會中討論次一年（期）專利是否繼續維護或放棄，以及費用分擔比例。
由於 ‘884專利 的優先權是2008年12月，距2014年七月失效日剛好六年，推估可能在2014年2月份（亦即 ‘884專利的台灣優先權母案第六年年費到期日前10個月）召開的智財加值委員會討論作出放棄維護的決定。放棄維護 ’884專利的具體原因還需要檢視該次智財加值委員會會議紀錄，但透過制度文件的稽核分析（Check），我們可發現中醫大現有智財管理制度至少存在一些可以改善、矯正預防的行動方向 （Action），例如 :
- 《研究成果專利申請及技術移轉管理辦法》第八條，除了既有的「是否有第三人請求讓與」考量外，還可加入「是否有第三人請求專屬或非專屬授權」態樣 ，綜合考量做為應否繼續維護的判斷依據之一。
- 在《研究成果專利申請及技術移轉管理辦法》第六條加入〈中國醫藥大學專利維護切結書〉發明人須填具表單。
- 技術移轉至授權專利時，合約簽訂內容可考量內部專利維護評估周期。例如：避免一次即授權20年，而是每三年一期，並可定期延長合約至專利年限。
採取這樣的方式，或許能避免未來又一次將重要專利錯誤判斷成不須再維護的疏漏。
以上雖然是以中醫大事件為範例所做的分析，但各學研單位或公司也可以將此事件視為TIPS 2016年版 (A級) 4.1 所定義的內外部議題，來啟動內部的稽核改善機制。
由於學術研究機構性質特殊，智慧財產管理的權責分散在發明人（學校教授或研究人員）、技轉中心／產學合作中心職員、智財加值委員會等不同單位，對於以學術研究為主要任務的機構確實不太容易做好智財權管理。
新聚能的 IPServ 智財權管理系統 特別開發 TLO版本 以滿足學術研究單位的智財管理需求。透過授權合約管理功能串接關聯的專利，未來不但可以在授權合約管理功能當中查詢各專利的維護狀態，也可以在維護或是檢視專利時，掌握這篇專利的運營狀況，方便各權責人員及利害關係人做出正確的維護延展決定。並希望本文能夠讓各位更了解 TIPS 智慧財產管理制度所謂的 PDCA 循環如何運作。
參考資料