有些美國市場營收較多的大公司法務主管會說 RD最好不要做專利前案檢索，甚至如HP的專利代理人都曾說：「如果你進行專利檢索，你將被解僱。」 但這說法明顯牴觸了目前上市櫃公司為了符合公司治理評鑑而如火如荼導入的TIPS智慧財產管理制度 (TIPS8.1.1 前置作業之相關規定可參考資料2)，為何這些法務長會這麼說呢? 這背後的考量原因有二:
1. 若找到真正相關的專利前案，申請專利時期時會有提交IDS的義務(資訊呈報義務)，若按規定提交，可能會降低取得專利的機會，但不按規定提交，未來在主張權利時就可能會被競爭對手抓到這個瑕疵，影響訴訟結果
2. 若公司留存的專利檢索紀錄中剛好有之後前來主張專利權人的專利，在美國訴訟的證據調查階段，這些被找到紀錄就有可能成為惡意侵權的證據
但是大型企業真的是這樣運作嗎? 大公司的RD研發人員真的都不去做專利前案檢索嗎? 雖然說研發人員不做專利檢索 (嚴格的來說是不要留下檢索紀錄)可以避免產生上述問題，但若在情報不充分的情況下進行研發，一樣會有專利申請案通過率低，以及開發的產品落入他人專利範圍中，而造成侵權的風險。那這種「既不能這樣，又不想那樣」的雙避衝突又該怎麼解決呢?
大型企業為了解決上述問題，其實會僱用外部專利律師來協助評估產品開發的創意發明是否已經存在專利前案，以及這些前案中是否存在影響產品未來上市後的智財權風險 (也就是所謂的FTO)。由於美國專利代理人也有IDS資訊呈報義務，所以更專業的外部專利律師/代理人還會再將檢索工作外包給專門的檢索服務業者，透過外部檢索服務業者先過濾大部分的資訊後，再把較相關的專利資訊交付給專利律師或代理人，這樣，他們IDS的提報範圍就可以控制在有限的數量內；而未來若真有專利訴訟發生，又可以透過律師-客戶守密特權 (attorney-client privilege)來防止這些資訊成為訴訟的證據。
所以說，大公司的RD不該做前案檢索，其實只說對了一半。至於中小企業呢? 因為您被控侵權的風險沒這麼大，反而應該認真執行專利檢索分析以做好專利佈局，創造企業或是專利組合的價值。就別隨便聽到甚麼「RD最好不要做前案檢索」的話就信以為真，因為這句話的後半段是，「請把檢索分析工作交給外部專利律師執行方為上策」
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當然，並非每一家公司都能夠負擔高昂的美國專利律師費，所以在研發階段，不論是大企業或是新創公司，若能善用具有線上專利組合管理功能的專利資料庫，讓檢索、閱覽、分析、評論備註都在線上/雲端完成，也是一個性價比很高的替代方案。
參考資料:
- 理律學堂 : 美國專利實務系列（一）深入掌握IDS 紀佩君顧問、王皓正美國專利代理人
- TIPS台灣智慧財產管理規範 :
- TIPS8.1.1 前置作業 : 組織進行研發前，應：(d) 有侵權疑慮時，依權利性質進行相關智財資料、資訊之檢索分析，並採取因應措施，且維持其紀錄。
- The Importance of Patent Searches