可實施性檢索(Freedom to Operate Search,簡稱FTO Search)的目的是協助企業找出有那些專利可能造成實施技術或是將產品商業化的障礙。也就是說是要找出有哪些先前技術專利的權利請求範圍與實施特定技術或產品商業化有重疊。
可實施性檢索通常是在新產品的設計方案確認前進行,企業可以依據檢核的結果,事前評估未來產品銷往到特定國家的專利侵權風險,及早規劃如提出舉發、迴避設計或是取得授權等因應方案(編按:新聚能在去年10/31的研討會中,來賓日立中國區知識產權部長佐佐木先生就提到,他們專利部門的工作之一,就是協助研發人員取得開發產品必要的知識產權授權,以提高產品設計的自由度)。
執行可實施性檢索跟之前介紹的可專利性檢索也有一些不太一樣的地方:
首先是搜尋的範圍,但是可實施性檢索的搜尋比對的標的則是某個未來或是即將出貨的產品,而離下游終端客戶越近的產品,整合的零件與技術越多,專利侵權風險越高,檢索範圍自然會比可專利性檢索要搜尋比對的標的是來自某個發明人的提案構想來的廣。但實際操作上,若是企業在產品規劃時已經選擇有自有知識產權的零件供應商,並且在採購合約當中有規範智慧財產權的侵權連帶損害賠償或是共同防禦的約定,就可以減少這部份的工作(其實就是供應商應該來承擔這部份的工作)。
另外是檢索策略,因為是要評估產品侵權風險,所以檢索的專利資料會選擇產品會銷售出貨的那些國家的”有效專利”,而這部份則呼應到我們前一則報導去年EPO專利資料年會何以這麼重視專利的法律狀態這個主題。
最後就是比對的內容,相較於可專利性檢索,前案文件的任合一部分都可能決定這件專利提案的可專利性,可實施檢索更在意的是這些前案的權利項部分的文字範圍有多廣,能否輕易迴避或是舉證,如此才能進一步的判斷後續應該採取的策略為何?
有些企業會在研發流程當中設計一個將研發構想申請專利的機制,但是並未強制規定確認設計方案之前必須執行FTO檢索。造成的結果就是雖然自己申請很多的專利,但是卻無法保證自己的產品是否會侵犯他人的專利。或是,有些公司會在出國參展前進行FTO的檢索,但是由於設計方案已經確認,此時才得知侵權風險,是難以降低進行迴避設計的成本或是提高取得授權能夠談判的籌碼。
也因為如此,新聚能認為專利檢索分析的服務不是單純的委外或是銷售一個所謂專利地圖的報告而已,而是必須要站在總經理或是研發長的角度,來省視所找到的專利資訊所代表的意義,才能提出有價值的建議。
photo credit: Fly For Fun via photopin cc