進行專利風險評估 (FTO檢索)的時機

專利風險評估」也被稱為專利FTO檢索,這是因為專利法賦予專利權人排除他人未經授權實施(銷售、製造、使用)受其專利所保護的技術。所以就算公司的產品有自己獨創的技術,並且也得到了專利,但還是可能會侵害到其他人的專利權。而進行「專利風險評估」的目的就是希望找出有哪些【有效的專利】,可能成為其即將上市之產品的專利風險來源 (在ISO56005 中,也將FTO 作為智慧財產風險識別的建議方案) 以便及早因應,確保產品運營 (進口、製造、銷售) 的自由度。

台灣是以外貿為主的經濟體,出口佔比 GDP 最大宗 ,早期由於外銷製造業的智慧財產權觀念還不成熟,公司之所以會進行專利風險評估,通常是產品已經開發完成,到了要對外參展、銷售甚至與客戶進行到採購議約的階段,而被展會主辦單位或是客戶要求出具「產品不侵權擔保」,這種不得不做的時候才會捨得花錢執行。

但到了這個時候才確認產品製造、銷售到國外可能面臨的專利侵權風險,即便是有迴避設計方案,高階主管決策時還是會面臨設計變更可能引起的成品或是零件庫存的損失,或是必須把部分獲利保留作為未來訴訟的準備金,無法發放給同仁作為獎金激勵的艱難抉擇。

而近年許多台灣製造業者早已經完成國際化布局,業務模式也從早期OEM模式轉型成可以提供客戶最佳化設計建議的ODM模式,甚至是設計好準系統,客戶只要貼牌就可以上市的OBM模式或是直接以自有品牌對外銷售,專利侵權風險的態度自然不能再像過去一樣且戰且走,而是要在產品設計之初,就要思考未來如何因應產品上市後可能面臨的量產、包裝、全球運籌配銷、維修以及專利、商標訴訟等問題,提前規劃預備方案。而這也是為何 TIPS智慧財產管理規範 8.1前置作業 會有「組織進行研發前,有侵權疑慮時,依權利性質進行相關智財資料、資訊之檢索分析,並採取因應措施」的規定。

不論公司是主動優化新產品開發流程,或是被動因應TIPS驗證要求,要在新產品規劃階段增加專利等智財風險評估的檢核點,負責支援這項工作的法務智權部門同仁就需要能夠快速有效的完成分析,以免延誤新產品開發的流程節奏,也才能藉此展現專業的價值。

近期有越來越多公司配合供應鏈要求到美國設立工廠或據點,而美國專利訴訟風險以及各種法律服務成本也是出名的高昂。法務智權部門同仁除了要物色可以在當地協助的美國律所外,也應該物色可以匹配的優質專利資料庫,除了可以驗證律所收集相關專利訴訟判決的能力,也可以省下很多國外事務所可能會額外計費的法律研究時數。用專業展現幫節流的功力。新聚能將於本月26號舉辦「AI加值的專利資料庫有多厲害?」線上研討會,歡迎各位讀者撥空報名參加。